JurPC Web-Dok. 156/2002 - DOI 10.7328/jurpcb/2002177159

Markus Hoffmann *

Zum Domain-Übertragungsanspruch des Kennzeicheninhabers gegenüber einem Domaininhaber - Anmerkung zur BGH-Entscheidung "shell.de"

JurPC Web-Dok. 156/2002, Abs. 1 - 26


Inhaltsübersicht:

I.) Einleitung
II.) Zur Argumentation des BGH hinsichtlich des Vergleiches zu Registerrechten sowie des Verweises auf Drittpositionen
III.) Zu den praktischen Konsequenzen der Entscheidung - Der DENIC Dispute Eintrag

I.) Einleitung

In seinem Urteil vom 22. November 2001(1) hatte sich der Bundesgerichtshof neben einer Reihe bis dato ebenfalls sehr umstrittener Probleme auch mit folgender bislang in der deutschen unterinstanzlichen Rechtssprechung sehr unterschiedlich behandelten Frage auseinanderzusetzen:JurPC Web-Dok.
156/2002, Abs. 1
Besteht bei einem domainrechtlichen Namens- oder Kennzeichenrechtskonflikt ein Domain-Übertragungsanspruch des Inhabers des stärkeren oder besseren Namens- bzw. Kennzeichenrechtes gegenüber dem Domaininhaber?Abs. 2
Diese Frage beantwortet der BGH mit einem klaren Nein.Abs. 3

II.) Zur Argumentation des BGH hinsichtlich des Vergleiches zu Registerrechten sowie des Verweises auf Drittpositionen

In der betreffenden Urteilspassage werden zunächst die Erwägungen des Berufungsgerichtes hinsichtlich der Konstruktion eines Übertragungsanspruches in Anlehnung an bestehende Normen des Patent- und Sachenrechts abgelehnt.Abs. 4
So heißt es:Abs. 5
"Das Berufungsgericht hat - in Ermangelung einer gesetzlichen Regelung - auf Bestimmungen zurückgegriffen, die nach seiner Ansicht vergleichbar sind: auf die patentrechtliche Vindikation nach § 8 Satz 2 PatG und auf den Grundbuchberichtigungsanspruch nach § 894 BGB. Dabei hat das Berufungsgericht jedoch nicht hinreichend beachtet, dass es zwar ein absolutes Recht an einer Erfindung oder an einem Grundstück, nicht aber ein absolutes, gegenüber jedermann durchsetzbares Recht auf Registrierung eines bestimmten Domain-Namens gibt. Dem Gesetz lässt sich kein Anspruch auf die Registrierung eines bestimmten Domain-Namens entnehmen (vgl. auch Hackbarth, CR 1999, 384; Ernst, MMR 1999, 487, 488; Florstedt aaO S. 164; Fezer aaO § 3 MarkenG Rdn. 351 a.E.).Abs. 6
Im Anschluss wendet sich der BGH den übrigen bislang im Schrifttum und der Rechtsprechung angeführten Argumenten zur Übertragungsproblematik zu und lehnt auch diese ab. In der Presseveröffentlichung zu besagtem Urteil hieß es zur Begründung dieser Ablehnung noch allgemein:Abs. 7
"Soweit die Deutsche Shell allerdings die Übertragung der Internet-Adresse "shell.de" auf sich verlangt hatte, hat der Bundesgerichtshof die Klage abgewiesen. Die Klägerin könne nur den Verzicht des Beklagten auf die Adresse "shell.de", nicht aber die Übertragung auf sich beanspruchen. Auch wenn dies im konkreten Fall keine Rolle spiele, könne einem Dritten ein gleich gutes oder ein noch besseres Recht zustehen. Deshalb sei ein Anspruch auf Übertragung des Domain-Namens generell abzulehnen ".(2)Abs. 8
Der bloße Verweis auf ein potentielles Drittrecht hätte für eine "generelle" Ablehnung des Übertragungsanspruches argumentativ nur schwierig zu überzeugen vermocht und findet sich auch im Urteilstext in dieser Form nicht wieder.Abs. 9
Die besagten "Drittrechte" spielen jedoch eine entscheidende Rolle in der Argumentation des BGH zu den einzelnen für den Übertragungsanspruch bislang herangezogenen Rechtsnormen des § 687 Abs. 2, §§ 681, 667 BGB, des § 812 Abs. 1 Satz 1 2. Alt. BGB, sowie den in einer derartigen Streitkonstellation Schadensersatz gewährenden Normen.Abs. 10
Wörtlich führt der BGH hierzu aus:Abs. 11
"Aber auch die im Schrifttum diskutierte Lösung, dem Zeicheninhaber einen Anspruch wegen angemaßter Eigengeschäftsführung aus § 687 Abs. 2, §§ 681, 667 BGB oder - wenn es am Vorsatz fehlt - einen Bereicherungsanspruch aus § 812 Abs. 1 Satz 1 2. Alt. BGB (Eingriffskondiktion) zu gewähren (vgl. Hackbarth, CR 1999, 384 f.; Fezer aaO § 3 MarkenG Rdn. 351) scheitert daran, dass der Eintrag eines Domain-Namens nicht wie ein absolutes Recht einer bestimmten Person zugewiesen ist. Auch wenn einem Zeicheninhaber Ansprüche gegenüber dem Inhaber einer sein Kennzeichenrecht verletzenden Internet-Adresse zustehen, handelt es sich bei der Registrierung nicht unbedingt um sein Geschäft; denn der Domain-Name kann auch die Rechte Dritter verletzen, denen gleichlautende Zeichen zustehen (vgl. Ernst, MMR 1999, 487, 488; Viefhues, NJW 2000, 3239, 3242; OLG Frankfurt ZUM-RD 2001, 391, 392)."Abs. 12
Schließlich bemerkt der BGH mit Blick auf die Übertragung unter dem Aspekt eines Schadensersatzanspruches:Abs. 13
"Auch unter dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes kann die Klägerin nicht die Umschreibung des Domain-Namens auf sich beanspruchen (so aber Poeck/Jooss in Schwarz [Hrsg.], Recht im Internet, Stand: Okt. 2001, Kap. 4.2.2. S. 30 f.; Kur aaO S. 340 f.; Florstedt aaO S. 162 ff.; kritisch auch insoweit Ernst, MMR 1999, 487, 488; Bücking aaO Rdn. 295 f.; Bettinger, CR 1998, 243, 244; OLG Hamm CR 1998, 241, 243). Denn mit einem Anspruch auf Umschreibung würde der Anspruchsteller unter Umständen besser gestellt, als er ohne das schädigende Ereignis gestanden hätte. Denn es bliebe dabei unberücksichtigt, daß es noch weitere Prätendenten geben kann, die - wird das schädigende Ereignis weggedacht - vor ihm zum Zuge gekommen wären."Abs. 14
Im Ergebnis vermag die Argumentation des BGH zwar vollends zu überzeugen. Erstaunlich ist nur, dass der Senat bei seiner rechtlichen Würdigung in keiner Weise auf bestehende Grundsätze des deutschen Markenrechts eingeht, was jedoch durchaus die Ergebnisfindung in dieser bislang so heftig umstrittenen Frage hätte stützen können. Gerade im vorliegenden Fall drängen sich solche Überlegungen auf, da sich die Klägerin neben Namensrechten aus § 12 BGB i.V.m. §§ 5, 15 MarkenG auch auf Rechte aus einer eingetragenen Marke berufen konnte.Abs. 15
Zudem hätte eine Gegenüberstellung mit dem Markenrecht auch die Nichtanwendung von Normen des Patentgesetzes oder gar der außerhalb des gewerblichen Rechtschutzes angesiedelten sachrechtlichen Regelungen zu den Immobiliargüterrechten weiter untermauern können. Insoweit steht die Registrierung eines Domainnamens einer markenrechtlichen Registrierung nämlich wesentlich näher. Um von vornherein etwaigen Missverständnissen vorzubeugen sei betont, dass eine Domainregistrierung selbstverständlich nicht mit einer Markenregistrierung gleichgesetzt werden kann, da die Domainregistrierung im Gegensatz zur Markenregistrierung ja gerade keinen Immaterialgüterschutz Kraft hoheitlich verfügter Eintragung verleiht. Wenn es jedoch um die Herleitung eines domainrechtlichen Übertragungsanspruches geht, erweist sich zumindest ein Bezug zu den durch das Gesetz vorgegebenen Grundgedanken hinsichtlich der markenrechtlichen Registerrechte als sehr interessant. Die Heranziehung der sonderrechtlichen Tatbestände des Markengesetzes bietet sich auch aus dem Umstand heraus an, dass sich aus dem allgemeinen Auffangtatbestand des § 12 BGB eine generelle Ablehnung eines Übertragungsanspruches gerade nicht ohne weiteres begründen lässt, da das bürgerliche Namensrecht des § 12 BGB auf eine nur sehr beschränkt verkehrsfähige Position, nämlich die bestehende Identifizierungsbindung des Namens zu einer natürlichen oder juristischen Person abstellt. Die Kodifizierung eines Übertragungsanspruches wäre demnach schon aus der Natur der Sache heraus eher fernliegend, da die gestörte Identifizierungsbindung durch den unbefugten Namensgebrauch den Störer zumindest im ursprünglich vom Gesetzgeber zu normierenden Regelungsfall überhaupt kein manifestiertes "übertragbares" Gut rechtlicher oder wirtschaftlicher Art zuordnet. Um wirtschaftliche Aspekte kann es in diesem Zusammenhang allenfalls bei einer mögliche Ausbeutung der Namensreputation gehen. Die Domainregistrierung stellt jedoch - wie angesprochen - die Begründung einer technisch bedingt ausschließlichen und zugleich wirtschaftlich sehr begehrten Registerposition dar, die eher Parallelen mit einer durch eine Formalhandlung erlangten Registerschutzrechtsposition, wie etwa einer eingetragenen Marke aufweist.Abs. 16
Die Literatur führt bislang einen Streit um die Frage ob die Existenz einer im Verwechslungsbereich registrierten jüngeren Marke eine Verletzung der Rechtspositionen des Inhabers älterer Rechte darstellt(3). Dabei sprechen durchaus gute Argumente dafür, sich diesbezüglich für eine Kennzeichenverletzung durch bloße Markenregistrierung auszusprechen. Das verfahrenstechnische Mittel, welches dem Inhaber einer prioritätsjüngeren Marke zusteht, um gegen die neue Marke vorzugehen, ist das Verfahren nach §§ 51 I i.V.m. 55 MarkenG(4). Dieses bietet jedoch lediglich die Möglichkeit, die markenrechtliche "Störung" zu beseitigen, nicht aber den immateriellen Bestand der Störquelle zu erlangen. Unter Zugrundelegung der eingangs angestellten Überlegungen hätte die Normierung eines Übertragungsanspruches an den kennzeichenrechtlich verletzten Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichens aus Sicht des Gesetzgebers regelungstechnisch durchaus in Erwägung gezogen werden können. Eine derartige generelle "Herausgabeverpflichtung" gibt es im Markenrecht jedoch - wie eben gezeigt - weder in den nach §§ 51 I i.V.m. § 55 MarkenG durchzusetzenden Fällen prioritätsälterer Rechte i.S.v. § 9 MarkenG, noch im Rahmen des § 14 MarkenG. Eine Ausnahme stellt lediglich die Sonderkonstellation der Agentenmarke nach § 11, 17 MarkenG dar. Der Anwendungsbereich des § 11 MarkenG innerhalb des Markenrechtes ist jedoch weitaus enger, als es beispielsweise der des § 8 PatG in Bezug auf die im Patentrecht relevanten Situationen ist. § 11 MarkenG bezweckt den Missbrauchsschutz nämlich einzig und allein im Verhältnis Agent - Geschäftsherr, während § 8 PatG keine subjektbezogenen Einschränkungen des Verhältnisses zwischen Erfinder bzw. dem durch die widerrechtliche Entnahme Verletzten und dem Nichtberechtigten vorsieht. Der Nichtberechtigte muss also in keinem speziellen Vertrauensverhältnis zum Verletzten stehen, wie es das Agentverhältnis nach § 11 MarkenG fordert. Damit wird letztlich der eindeutige Wille des Gesetzgebers erkennbar, im Markenrecht per se die Möglichkeiten der Erlangung des immateriellen Verletzungsgutes bis auf die erwähnte Ausnahme auszuschließen, was im Ergebnis auch dann eine Rolle spielt, wenn der Markeninhaber die Abwehrfunktion seiner Marke für die Durchsetzung eines Domainübertragungsanspruches einsetzten will.Abs. 17
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich ein Domain-Übertragungsanspruch nicht aus einem Vergleich der Domainregistrierung mit der Registrierung eines gewerblichen Schutzrechtes ableiten lässt. Allerdings käme -sofern man diesem Gedanken dennoch kurz folgen wollte - als Vergleichsmaßstab wohl eher das Markenregister als das Patentregister in Betracht. Der vom BGH herangezogene Gedanke, dass eine Anwendung des § 8 PatG an dem fehlenden absoluten Rechtsanspruch "auf die Registrierung" einer Domain scheitern würde, wäre im Markenrecht dann jedoch nicht zu berücksichtigen. Zwar gibt es im Patentrecht den durch die erfinderische Leistung begründeten Anspruch "auf das Schutzrecht". Ein solcher ist dem Markenrecht jedoch gerade mangels der Erforderlichkeit einer vorangehenden geistigen Leistung fremd(5). Es kommt demnach entscheidend auf die Konzeption des Markenrechtes insgesamt an. Insofern zieht dieses für einen Übertragungsanspruch aber eben sehr enge Grenzen, und will es - wie gezeigt - die Herausgabe im Regelfall nicht zulassen. Entsprechendes muss schließlich selbstredend erst recht in domainrechtlichen Fallkonstellationen gelten.Abs. 18

III.) Zu den praktischen Konsequenzen der Entscheidung - Der DENIC Dispute Eintrag

Ungeachtet einer jeglichen theoretischen Überlegung ergibt sich nach dem "shell.de"- Urteil die praktisch weitaus relevantere Frage, welche Möglichkeiten für die Kennzeicheninhaber zur Erlangung "ihrer" Domain auf dem Klagewege verbleiben. Am Rande und fast lapidar findet sich in der shell.de-Entscheidung diesbezüglich ein Verweis des BGH auf das derzeit wohl wichtigste - leider jedoch noch immer viel zu unbekannte - faktische Schutzinstrument für potentiell verletzte Kennzeichenrechtsinhaber.Abs. 19
Am Ende seiner Entscheidung führt der BGH aus:Abs. 20
"Im übrigen besteht für einen Anspruch auf Umschreibung oder Übertragung auch kein praktisches Bedürfnis: Ist der Anspruchsteller der erste Prätendent, kann er sich seinen Rang durch einen sogenannten Dispute-Eintrag bei der DENIC absichern lassen;"Abs. 21
Nach eigener Auskunft(6) ist die DENIC angesichts der großen Zahl von Domainregistrierungen zu keinem Zeitpunkt in der Lage zu prüfen, ob eine Domain in den Händen des Inhabers Rechte Dritter verletzt. Mangels eines von der DENIC angebotenen Beilegungsverfahrens muss die Auseinandersetzung um die Frage, wem die Domain zusteht, also derzeit - bei einem Nichteinlenken des Domaininhabers auf vorprozessualer Stufe - alternativlos prozessual geführt werden. Erst das abschließende Ergebnis dieser Auseinandersetzung, nämlich typischerweise ein rechtskräftiges (Hauptsache-)Urteil, wird von der DENIC umgesetzt. Allerdings kann die DENIC zuvor die streitbefangene Domain mit einem sogenannten Dispute-Eintrag versehen. Dieses Instrument bewirkt vor allem, dass der Domaininhaber die Domain nicht auf einen Dritten übertragen kann und verhindert somit, dass er sich der Auseinandersetzung mit dem Kennzeicheninhaber entzieht. Allein eine Übertragung der Domain auf den Kennzeicheninhaber selbst bleibt möglich. Außerdem gewährleistet der eingerichtete Dispute-Eintrag damit aber auch, dass der Kennzeicheninhaber automatisch neuer Domaininhaber wird, wenn der bisherige Domaininhaber die Domain freigibt. Zur aktiven Freigabe oder Aufgabe der Domain ist der Domaininhaber im Falle eines Obsiegens des Kennzeicheninhabers aber auch nach Ansicht des BGH in jedem Fall verpflichtet. Auf diesem Wege können Marken- und Kennzeichenrechtsinhaber also in der Praxis zukünftig die Konsequenzen des shell.de-Urteils abfedern.Abs. 22
Zur Initialisierung eines Dispute-Eintrages ist ein entsprechendes Formular(7) auszufüllen, zu unterzeichnen und im Original an die DENIC zu schicken. Dabei ist es besonders wichtig, dass der Kennzeicheninhaber tatsächlich, wie er es mit der Unterzeichnung des Antrags auch bestätigt, die Auseinandersetzung mit dem Domaininhaber führt. Außerdem müssen Unterlagen beigefügt werden, aus denen sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Antragsteller an der Domain ein entsprechendes Recht geltend machen kann. Da die DENIC selbst ohnehin keine Prüfung durchführt, muss insoweit kein umfassender Beweis erbracht werden. Geeignete Unterlagen, aus denen sich die Rechte des Kennzeicheninhabers ergeben können, sind vor allem Markenurkunden und Handelsregisterauszüge. Wenn es etwa um Rechte aus dem bürgerlichen Familiennamen geht, genügt bereits eine Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses.Abs. 23
Die DENIC betont in diesem Zusammenhang immer wieder, dass arbeitstechnisch keinerlei Hinweis auf die Vollständigkeit oder Überzeugungskraft des Antrages und der beigefügten Unterlagen erfolgen könne und der Antragsteller im Falle der Unvollständigkeit des Antrages mit einer Nichtbearbeitung rechnen müsse, ohne dass er hierüber informiert würde. In der Praxis ist die DENIC jedoch mittlerweile dazu übergegangen, in derartigen Fällen ein kurzes informatives Formblatt zu versenden, aus dem der Antragssteller die jeweiligen Mängel ersehen kann.Abs. 24
Sobald der Dispute-Antrag bei der DENIC vorliegt, wird geprüft, ob bereits für einen Dritten ein solcher besteht; in diesem Falle kann kein Dispute-Eintrag mehr erlangt werden. Dann bleibt dem Kennzeicheninhaber nur die Möglichkeit abzuwarten, bis der Dispute-Eintrag des Dritten wieder erlischt. Besteht hingegen noch kein Dispute-Eintrag, wird ein solcher für den Antragsteller bestätigt und eingerichtet. Weil der Dispute-Eintrag einen erheblichen Eingriff in die Dispositionsgewalt des Domaininhabers darstellt, ist dieser befristet auf ein Jahr und wird sodann ohne besondere Vorankündigung automatisch aufgehoben. Eine Verlängerung des Eintrages ist möglich, wenn die Auseinandersetzung mit dem Domaininhaber noch immer andauert und der Kennzeicheninhaber dies nachvollziehbar schriftlich erklärt. Zusätzlich zur schriftlichen Beteuerung der Notwendigkeit einer Verlängerung, die ebenfalls wieder mit entsprechenden Dokumenten (z.B. Anwaltsschreiben) untermauert werden sollte, ist es zwingend erforderlich, das Dispute-Eintragungsformular erneut auszufüllen und unterzeichnet im Original an die DENIC zu senden. Ein eigenes "Verlängerungsformular" stellt die DENIC derzeit nicht zur Verfügung. Nutzt man als berechtigter Kennzeicheninhaber die Möglichkeit des DENIC-Dispute-Eintrages in Verbindung mit einem gerichtlichen Verfahren, so kann man auch nach Erlass der "shell.de"-Entscheidung dem Verfahrensausgang zumindest in Bezug auf eine Umsetzung der angestrebten Erlangung der Domain gelassen entgegenblicken. Selbst bei der bloßen Verurteilung des Domaininhabers zur Freigabe, respektive zur Löschung der Domain, wird man über den Hilfsweg des Dispute-Eintrages die Domain doch noch problemlos erlangen können.Abs. 25
Ein Gesichtpunkt der DENIC für das Angebot des Dispute-Eintrages war sicherlich die lange Zeit unsichere Rechtslage hinsichtlich des Domain-Übertragungsanspruches. Es bleibt zu hoffen, dass die DENIC an diesem Angebot festhält und nicht nach Klärung der bislang umstrittenen Frage des Übertragungsanspruches von diesem überaus nützlichen Instrument Abstand nimmt. Zwar stellt das Dispute-Eintragsverfahren einen kostenlosen und damit der DENIC zweifellos wirtschaftlich kaum förderlichen Service dar. Andererseits sollte bedacht werden, dass der Dispute-Eintrag und die damit bewirkte Wahrung des "status quo" zum Zeitpunkt der gerichtlichen Auseinandersetzung doch in erster Linie dem Zweck dient, einer Vereitelung der Passivlegitimation des Domaininhabers entgegenzuwirken, was sich vor allem in den klassischen und noch immer relevanten Fällen der Domain-Piraterie als von unschätzbarem Wert erweisen kann. Angegriffene Domaininhaber könnten im Extremfall ein erfolgreiches Vorgehen gegen sie immer wieder durch Weitergabe der Domain an Dritte verhindern oder zumindest erschweren. Die Öffnung der Türen für ein derart unseriöses Verhalten der Domaininhaber durch den Wegfall des bislang vorgeschobenen Riegels in Gestalt des Dispute-Eintrages wäre ausgesprochen bedauerlich und würde zum Verlust eines guten Stücks faktischer Rechtssicherheit in einem juristischen Gebiet führen, in dem noch immer längst nicht alle Fragen beantwortet sind.
JurPC Web-Dok.
156/2002, Abs. 26

Fußnoten:

(1) BGH Urteil vom 22.11.2001 - I ZR 138/99 [shell.de] = JurPC Web-Dok 139/2002-.
(2) Mitteilung Nr. 87/2001 der Pressstelle des BGH; URL: http://www.bundesgerichtshof.de/PressemitteilungenBGH/PM2001/PM_087_2001.htm
(3) Bejahend beispielsweise: Schulz, WRP 2000, S. 261; Zum Meinungsstand insgesamt: Ingerl/Rohnke. MarkenG, Vor. §§ 14-19 Rdnr. 27, und Althammer/Klaka, MarkenG, 6. Aufl. 2001, § 14 Rdnr. 93.
(4) Sofern gegen die Marke noch Widerspruch erhoben werden kann, so kann diese auch im Widerspruchsverfahren gemäß § 42 MarkenG gelöscht werden.
(5) Als zu schützende "Leistung" gilt im Markenrecht allenfalls die "Werbeleistung" des Unternehmers. Vgl. hierzu Hubmann/ Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 6. Aufl. 1998, S. 70,71. Diese braucht jedoch nicht schon vor Registrierung des Zeichens erbracht zu werden. Vielmehr gilt der registerrechtliche Markenschutz schon von Beginn an und ist nur an die zwingende "Benutzung" des etwas umgangssprachlich ausgedrückt registerrechtlich "reservierten" Zeichens innerhalb eines Zeitraums von fünf auf die Registrierung folgenden Jahren gebunden.
(6) URL: http://www.denic.de/doc/recht/faq/ansprueche.html
(7) URL: http://www.denic.de/doc/recht/formulare/einrichtungdispute.pdf.
* Der Autor studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Dresden, Hamburg sowie ergänzend an der University of California, Davis und war im Jahrgang 2000/2001 Teilnehmer des LL.M. Programms International Studies in Intellectual Property Law, das von den Universtiäten Universitäten Dresden, Exeter, Strassburg und Prag in Kooperation durchgeführt wird. Rückfragen an: DRE@pateam.de.
[online seit: 22.07.2002]
Zitiervorschlag: Autor, Titel, JurPC Web-Dok., Abs.

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