JurPC Web-Dok. 183/2007 - DOI 10.7328/jurpcb/20072211177

Lars Jaeschke *

Verlängerung von Monopolen durch das Markenrecht ?
Zur Frage eines zeitlich unbegrenzten Markenschutzes nach Ablauf des Patentschutzes dargestellt am Beispiel des Legosteins.(1)

JurPC Web-Dok. 183/2007, Abs. 1 - 42


Autorenprofil
I n h a l t s ü b e r s i c h t
I.   Problemstellung
II.   Schutzzweckbedingte Eingrenzung des Erwerbs von Markenschutz
      1.     Ausschluss des Markenschutzes gemäß § 3 II MarkenG
            a)       § 3 II Nr. 1 MarkenG = durch die Art der Ware selbst bedingt
(= Art. 3 I e) 1. Spiegelstrich MarkenRiLi = Art. 7 I e) i) GMV)
            b)       § 3 II Nr. 2 MarkenG = zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich
(= Art. 3 I e) 2. Spielgelstrich MarkenRiLi = Art. 7 I e) ii) GMV)
            c)       § 3 II Nr. 3 MarkenG = der Ware einen wesentlichen Wert verleiht
(= Art. 3 I e) 3. Spiegelstrich MarkenRiLi = Art. 7 I e) iii) GMV
            d)       Keine Marke kraft Verkehrsdurchsetzung, § 8 III MarkenG (Art. 7 III GMV, Art. 3 III MarkenRiLi)
            e)       Keine Marke kraft Verkehrsgeltung, § 4 Nr. 2 MarkenG
            f)       Zwischenergebnis
      2.     Die absoluten Schutzhindernisse nach § 8 II Nrn. 1, 2 MarkenG
(= Art. 3 I b), c) MarkenRiLi)
            a)       Freihaltebedürfnis, § 8 II Nr. 2 MarkenG
(= Art. 3 I c) MarkenRiLi)
            b)       Konkrete Unterscheidungskraft, § 8 II Nrn. 1 MarkenG
(= Art. 3 I b) MarkenRiLi)
            c)       Zwischenergebnis
III.   Löschung wegen Bösgläubigkeit gemäß § 50 I i.V.m. § 8 II Nr. 10 MarkenG ?
IV.   Exkurs: Geschmacksmusterschutz ("Designschutz")
      1.     § 3 I Nr. 1 GeschmMG ("ausschließlich durch technische Funktion bedingt")
      2.     § 3 I Nr. 2 ("Verbindungselemente") i.V.m. § 3 II GeschmMG ("Legoklausel")
      3.     Zwischenergebnis
V.   Zusammenfassung/Ergebnis

I. Problemstellung

Gegenstand kritischer Würdigung der folgenden Abhandlung ist die Frage der Verlängerung von Monopolen durch das Markenrecht. Die theoretische Frage, ob nach Ablauf des Patentschutzes für ein Erzeugnis durch die Anmeldung einer dreidimensionalen Warenformmarke ein praktisch ewiger Schutz für dieses erlangt werden kann, hat eine sehr praktische Dimension, die im wirtschaftlichen Wettbewerb von allerhöchstem Interesse ist. JurPC Web-Dok.
183/2007,  Abs. 1
Ist das Markenrecht quasi ein Hyper- oder Megarecht, dass alle anderen Immaterialgüterrechte verschlingt ? Abs. 2
Eine wichtige Frage, die im Rahmen der hier vorgenommenen Überlegungen noch eine Rolle spielen wird, ist die Frage: Was macht ein Zeichen zur Marke ? Ganz grundlegend heisst die Antwort zunächst: Entscheidend ist die Fähigkeit des Zeichens Waren zu identifizieren und sie von Produkten anderer Herkunft zu unterscheiden. Oder wie Fezer plastisch formuliert: "Zeichen, die nicht Produkte kennzeichnen, sind keine Marken."(3) Kann die Warenformmarke eines Legosteins auf dessen betriebliche Herkunft hinweisen ? Auf welche betriebliche Herkunft weist ein sog. Megablok, d.h. ein Nachbau des Legosteins, hin ? Der kompatible Nachbau von Lego-Steinen hat deutsche und ausländische Gerichte mehrfach beschäftigt.(4) Der BGH entschied zuletzt am 02.12.2004(5) in seinem Klemmbausteine-III-Urteil über den Schutz der bekannten Klemmbausteine vor kompatiblen Spielbausteinen. Die Entscheidung betrifft allerdings nur die wettbewerbsrechtliche Sicht,(6) da das Berufungsgericht den Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes gemäss § 1 UWG a.F. im Zusammenhang mit einer unzulässigen sklavischen Nachahmung, dem Einschieben in eine fremde Serie und der Rufausbeutung in Form des Anhängens an das bekannte Konstruktionsspielzeug der Kläger grundsätzlich für begründet hielt, der Kritik(7) an seiner bisherigen Rechtsprechung aber zumindest in so weit folgte, als er feststellte, dass es zur Wahrung der Freiheit des Wettbewerbs erforderlich sei, den ergänzenden Leistungsschutz soweit er den Schutz einer Leistung als solcher zum Gegenstand habe zeitlich zu begrenzen.(8) Obgleich die Kläger geltend gemacht hatten, der 8-Noppen-Klemmbaustein genieße als Marke kraft Eintragung (§ 4 Nr. 1 MarkenG) sowie wegen seiner weitreichenden Bekanntheit kraft Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) Schutz,(9) wurde darüber, ob der Unterlassungsanspruch aus dem Markenschutz bzw. Geschmacksmusterschutz gegeben ist nicht entschieden, da hierzu das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hatte.(10) Die Warenformmarke des Legosteins ist zwischenzeitlich aufgrund eines Beschlusses des BPatG aus dem deutschen Markenregister gelöscht worden.(11)Abs. 3
In einer wegweisenden Entscheidung(12) hat nun kürzlich auch die Große Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt entschieden, dass die Warenform eines Legosteins als dreidimensionale Gemeinschaftsmarke für Bausatzspielzeug nicht eintragbar sei. Patentierte Erfindungen würden gemeinfrei, wenn das Patent auslaufe. Die Schutzmechanismen des Patentrechts würden ausgehebelt, wenn der Markenschutz eine Hintertür für die Erlangung eines permanenten Schutzes für funktionelle dreidimensionale Gestaltungen, die entweder nicht patentierbar(13) seien oder deren Patentschutz bereits abgelaufen sei, eröffnen würde.(14)Abs. 4
Für die Beantwortung der eingangs gestellten Frage, ob eine faktisch unbegrenzte Verlängerung des zeitlich begrenzten Patentschutzes durch das Markenrecht möglich ist oder sein sollte, ist es sinnvoll, sich zunächst einige Eckpfeiler des Schutzes des geistigen Eigentums in Deutschland zu vergegenwärtigen. Dazu gehört die grundsätzliche Nachahmungsfreiheit außerhalb der Sonderschutzrechte. Wettbewerb findet nicht nur als Innovationswettbewerb statt, wie er insbesondere durch die Verleihung von Sonderschutzrechten wie dem Patent stimuliert werden soll, sondern auch als Imitationswettbewerb. Danach ist es erlaubt, auf Leitungsergebnisse anderer zurückzugreifen und diese wirtschaftlich zu verwerten.(15) Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, dass die menschliche Zivilisation allgemein auf der Nutzung der Erkenntnisse vorangegangener Generationen aufbaut und ihre Fortentwicklung maßgeblich auf der effektiven Nutzung dieser Erkenntnisse beruht. Dieser Imitationswettbewerb, der meist nicht die technische Verbesserung eines Produktes, sondern nur seine günstigere Nachahmung zum Ziel hat, ist nicht weniger wünschenswert als der Innovationswettbewerb. Hier ist vor allem das Kompatibilitätsinteresse der Abnehmer zu berücksichtigen, nämlich das Interesse, auf den Anbieter eines kompatiblen Produktes ausweichen zu können, wenn der Originalanbieter im Preis/Leistungsvergleich schlechter abschneidet.(16) Bei den Legosteinen wird das Kompatibilitätsinteresse der Abnehmer sehr deutlich, da die Legosteine den Endverbraucher ein Vielfaches z.B. der Megabloks kosten. Der zulässige Imitationswettbewerb findet grundsätzlich seine Schranken eben nur dort, wo durch Gesetz im Einzelfall Ausschließlichkeitsrechte verliehen werden. Die Regelungen zum sogenannten ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz nach § 4 Nr. 9 UWG, wonach ein Erzeugnis vor Nachahmung geschützt werden kann, wenn die Umstände der Nachahmung besonders unlauter erscheinen, sollen vorliegend außer Betracht bleiben.(17) Diese grundsätzliche Ausgangslage ist mit der Einführung der dreidimensionalen Marke(18) (§ 3 I MarkenG) in das deutsche Markenrecht durch das Markengesetz am 01.01.1995 erheblich komplexer geworden. Seit dem ist Gesetz, was Markenartikler und Markenrechtler in Deutschland lange vermisst haben: Sowohl als Gemeinschaftsmarke(19) als auch als nationale Marke kann die Form der Ware markenrechtlich geschützt sein.(20) Bei bloßer Lektüre des § 3 I MarkenG, wonach auch die Form der Ware markenrechtlich schützbar ist, sofern sie geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, scheint es dem Geschäftsverkehr demnach ohne große Hürden möglich zu sein, sich auch über die reine Produktform zu identifizieren - die "Produktform als Corporate Identity", wie Ullmann(21) es nennt. Bei näherer Betrachtung stellt sich aber die Frage, inwieweit tatsächlich durch die Registrierung (§ 4 Nr. 1 MarkenG) oder aufgrund bloßer Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) Schutz für eine bestimmte Produktgestaltung erworben werden kann.(22) Als "kompliziert" beschreibt etwa Rohnke(23) die Situation, in der das erfolgreiche, nachgeahmte Produkt bestimmte charakteristische äußere Gestaltungsmerkmale aufweist, die der Verkehr als produktidentifizierend und damit als Hinweis auf die betriebliche Herkunft versteht.(24) Derartige Sachlagen, die sowohl markenrechtlich als auch geschmacksmusterrechtlich relevant sind,(25) stellen Praxis und Lehre vor das weithin noch ungelöste Problem, dass der Erwerb von Markenschutz für eine Produktgestaltung im Ergebnis zu einem Schutz des Produktes selbst führt - und dies in zeitlich unbegrenzter Form. Die Gefahr ist also, dass an einem Produkt ein zeitlich unbefristetes Monopolrecht begründet werden kann, welches die Regelung zeitlich befristeten Produktschutzes aufgrund eines Patentes faktisch konterkariert. Der zu weit gehende markenrechtliche Schutz von Warenformgebungen würde zu systemwidrigen Ergebnissen führen, wenn und soweit er ein zeitlich unbegrenztes Ausschlussrecht auf dem Produktmarkt zur Folge hätte.(26) Er führte zu einem unauflöslichen Widerspruch zwischen Patentrecht und Markenrecht. Daß dies nicht das Ziel des in Art. 2 der Markenrechtsrichtlinie niedergelegten Auftrags zum Schutz der dreidimensionalen Marke sein kann, soll in den folgenden Ausführungen anhand des unterschiedlichen Schutzzwecks des Markenrechts und des Patentrechts am aktuellen Beispiel des Legosteins dargelegt werden.(27) Dabei wird deutlich werden, dass eine ganzheitliche Betrachtung des Systems der Immaterialgüterrechte vonnöten ist. Insbesondere ist Stimmen in der Literatur ausdrücklich entgegenzutreten, die meinen, dass Dauermonopole an Waren im Widerspruch zum zeitlich begrenzten technischen Monopolschutz "nicht überbewertet werden sollten",(28) da die Marke auch ein Immaterialgüterrecht und ebenso wie ein anderes Monopolrecht als dingliches Recht anerkannt sei. Diese These der uneingeschränkten Parallelität der Immaterialgüterrechte ist abzulehnen.(29) Im Folgenden soll daher aufgezeigt werden, dass - obgleich das Dogma des Ausstattungsrechts, dass Ware und (Ausstattung bzw.) Marke trennbar sein müssen, unter dem Markengesetz wegen § 3 I in dieser Allgemeinheit nicht mehr gelten kann - , die dieser Wertung zugrunde liegende Erwägung, dass nicht über das Kennzeichenrecht ein unbefristetes Monopolrecht an der Ware selbst errichtet werden darf, welches die Schranken des sondergesetzlichen Leistungsschutzes unterläuft, die Mitbewerber in ihren wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten behindert und den im allgemeinen Interesse liegenden technischen Fortschritt hemmt, weiterhin Gültigkeit hat.(30)Abs. 5

II. Schutzzweckbedingte Eingrenzung des Erwerbs von Markenschutz

Zweck des Patentrechts ist es, dem Erfinder eine angemessene Belohnung in Form einer zeitlich begrenzten Monopolstellung zu gewähren, weil er zum Wohle der Allgemeinheit den technischen Fortschritt gefördert und damit zu einer Bereicherung der Technik beigetragen hat und weil er dies der Allgemeinheit bekannt gab.(31) Demgegenüber dient das Markenrecht hauptsächlich dem Schutz vor betrieblichen Herkunftstäuschungen. Unabhängig davon, welche Markenfunktionen man sonst noch für wünschenswert hält, gehört jedenfalls der Schutz einer technischen Leistung nicht zu den Funktionen des Markenrechts. Dafür steht vor allem das Patentrecht zur Verfügung. Diese Funktionenlehre ist, wie schon angesprochen, durch die Eintragbarkeit von Formmarken gemäß § 3 I MarkenG ins wanken geraten, weil mit dem Schutz der äußeren Produktgestaltung durch das Markenrecht die Gefahr besteht, dem jeweiligen Schutzrechtsinhaber faktisch ein Monopol an der Produktgestaltung zuzusprechen, welches an sich dem Patentrechtsinhaber vorbehalten ist.(32) Das Markenrecht und die Produktschutzrechte sind nach ihren Voraussetzungen und ihrem Schutzzweck grundsätzlich voneinander unabhängig und können daher theoretisch nebeneinander existieren. Aus den dargelegten Gründen ist jedoch eine schutzzweckbedingte Eingrenzung des Erwerbs von Markenschutz und des Schutzumfangs für dreidimensionale Marken erforderlich, damit nicht das Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit am freien Stand der Technik und am allgemein zugänglichen Formenschutz entgegen der Intention der zeitlichen Befristung der Produktschutzrechte in ungebührlicher Weise eingeengt wird.(33)Abs. 6

-  Verhältnis von §§ 3, 8 MarkenG
Für die schon angesprochene, von § 3 I MarkenG vorausgesetzte, abstrakte Unterscheidungskraft, genügt es, wenn die Warenform graphisch darstellbar und in einem beliebigen, theoretisch vorstellbaren Fall zur Unterscheidung geeignet ist. Dieses Tatbestandsmerkmal wird zwar denkbar weit verstanden, dennoch müssen die beiden Voraussetzungen der graphischen Darstellbarkeit und der Unterscheidungseignung gegeben sein. Der BGH hat sich mit den Eintragungsvoraussetzungen von produktabbildenden Formmarken grundlegend in drei Vorlagebeschlüssen an den EuGH vom 23.11.2000(34) (Linde Gabelstapler, Winward Stabtaschenlampe, Rado Armbanduhr) befasst.(35) Er hat dabei ausgeführt, dass die abstrakte Markenfähigkeit des § 3 I MarkenG (= Art. 2 MarkenRiLi) voraussetzt, dass die Marke "kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware" sein darf. Sie muss über die technisch bedingte Grundform hinausreichende nichttechnische Elemente aufweisen, die zwar nicht physisch, aber doch gedanklich von der Ware abstrahierbar sind und die Identifikationsfunktion der Marke erfüllen können.(36) Für dreidimensionale Markenformen ergebe sich der Grundsatz der Selbständigkeit der Marke von der Ware auch aus der Bestimmung des Art. 3 I lit. e. 1. und 2. Spiegelstrich MarkenRiLi (= § 3 II Nrn. 1, 2 MarkenG).(37) Nach diesen Grundsätzen müsste der BGH dem Legostein schon die abstrakte Markenfähigkeit absprechen, weil die dreidimensionale Marke Legostein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware Legostein ist. Bildlich gesprochen baut man z.B. ein Haus mit der Marke selbst. Der Legostein weist keine über die technisch bedingte Grundform hinausreichende nichttechnische Elemente auf, die gedanklich von der Ware Legostein abstrahierbar sind und die Identifikationsfunktion der Marke erfüllen könnten. Dies wird bei der Besprechung der Legostein-Entscheidung des HABM noch deutlicher werden, obgleich das HABM, im Einklang mit der hier vertretenen Ansicht, die abstrakte Markenfähigkeit (Art. 4 GMV = Art. 2 MarkenRiLi = § 3 I MarkenG) des Legosteins angenommen hat, ohne dazu allerdings nähere Ausführungen zu machen.(38) Die hier - mutmaßlich - entgegen dem BGH (siehe zuvor) und gegen Teile der Literatur(39) vertretene Auffassung der gegebenen abstrakten Unterscheidungseignung des Legosteins, findet seine Rechtfertigung in der Rechtsprechung des EuGH nach hiesiger Auslegung. In dem Philips-Urteil(40) hat der EuGH entschieden: "Die Richtlinie verlangt insbesondere nicht, dass die Form der Ware, für das Zeichen eingetragen ist, irgendwelche willkürlichen Ergänzungen aufweist. Nach Art. 2 (der MarkenRiLi) muss die fragliche Form lediglich geeignet sein, die Ware des Markeninhabers von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und somit ihre Hauptfunktion erfüllen, nämlich die Gewährleistung der Herkunft der Ware." In dem Linde, Winward und Rado-Urteil hat der EuGH die abstrakte Unterscheidungseignung nicht näher thematisiert und Bezug auf sein Philips-Urteil genommen.(41) Die abstrakte Markenfähigkeit wird jeweils vorausgesetzt. Danach aber rechtfertigt das Erfordernis der abstrakten Unterscheidungskraft (Art. 2 MarkenRiLi = § 3 I MarkenG) praktisch keinen Ausschluß denkbarer Zeichenformen vom Markenschutz. Nach der neuen Rechtsprechung des EuGH kann die abstrakte Unterscheidungseignung daher praktisch nur am Kriterium der graphischen Darstellbarkeit scheitern.(42) Auf der Grundlage der besprochenen EuGH-Rechtsprechung muss daher heute gelten, dass eine Ware ihre eigene Marke sein kann, sofern sie graphisch darstellbar ist.(43) Die Unterscheidungseignung der Produktformen wird faktisch vorausgesetzt,(44) wobei es für die abstrakte Markenfähigkeit gleichgültig ist, worauf diese Unterscheidungseignung beruht. An dieser Stelle kann es also noch keine Rolle spielen, dass der Verkehr eine Herkunftsvorstellung nur wegen eines vorbestehenden Patents und der damit verbundenen Monopostellung auf dem Markt entwickeln konnte. Der BGH und Teile des insoweit traditionell skeptischen deutschen Schrifttums werden zur Kenntnis nehmen müssen, dass es gerade das Ziel von Art. 2 MarkenRiLi und Art. 4 GMV (= § 3 I MarkenG) ist, sicherzustellen, dass keine überkommenen Restriktionen gegenüber ungewöhnlichen Markenformen beibehalten oder gar neu eingeführt werden.(45) Bender(46) spricht in diesem Zusammenhang vom "Beharrungsvermögen" des BGH, der seine Entscheidungen noch zu sehr im restriktiven Verständnis des alten WZG auslege. Eine im Einzelfall mal nicht bestehende abstrakte Zeichenfähigkeit kann auch nicht durch Erlangung von Verkehrsdurchsetzung überwunden werden, da eine dem § 8 III MarkenG entsprechende Vorschrift fehlt. Wenn ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, sind Warenformen stets vom Markenschutz ausgeschlossen.(47)Abs. 7

1. Ausschluss des Markenschutzes gemäß § 3 II MarkenG

Hinsichtlich der in Art. 3 I e) MarkenRiLi (= § 3 II MarkenG) aufgeführten besonderen absoluten Schutzhindernisse für dreidimensionale Marken ist der deutsche Gesetzgeber von der Systematik der Richtlinie abgewichen, indem er diese Schutzhindernisse in § 3 II MarkenG als Tatbestände fehlender Markenfähigkeit geregelt hat. Hierfür war das Bestreben nach einer möglichst weitgehenden Gleichbehandlung von Register- und Benutzungsmarken maßgeblich.(48) Gleichwohl darf die ursprüngliche Ausgestaltung der jeweiligen Schutzausschließungsgründe in der Richtlinie nicht aus den Augen verloren werden. Bei der Auslegung des § 3 II MarkenG muß daher stets berücksichtigt werden, dass es sich hierbei dem Inhalt nach um absolute, konkret warenbezogene Schutzhindernisse handelt, nicht um fehlende Voraussetzungen der Markenfähigkeit.(49) Daher sind neben § 3 II MarkenG auch noch die absoluten Schutzausschließungsgründe aus § 8 MarkenG zu prüfen, sofern die abstrakte Unterscheidungskraft (§ 3 I MarkenG) bejaht wurde.(50)Abs. 8
Die in § 3 II MarkenG festgelegten Schutzhindernisse tragen in besonderer Weise dem eingangs geschilderten, sich für dreidimensionale Warenformmarken(51) stellenden Problem Rechnung, nicht über das Markenrecht einen Schutz von Produkten erwirken zu können, für welche Produktschutzrechte entweder überhaupt nicht zur Verfügung stehen oder abgelaufen sind. Es soll mithin vermieden werden, dass der durch das Markenrecht gewährte Schutz über den Schutz der Markenfunktionen hinausgeht. Hiermit erfolgt eine Abgrenzung des unbefristeten Markenschutzes von den befristeten technischen Schutzrechten.(52) Die Schutzhindernisse des § 3 II MarkenG wirken absolut und können nicht durch Verkehrsgeltung überwunden werden.(53) Angemerkt sei noch, dass das absolute Eintragungshindernis des § 3 II MarkenG nach dem Gesetzeswortlaut nicht für die entsprechende Bildmarke gilt. Der einzige Unterschied bei der Anmeldung besteht aber in der Bezeichnung als Bild- oder dreidimensionale Marke, denn auch letztere wird ja nicht plastisch, sondern in Form von Abbildungen hinterlegt. Wenn der Anmelder auf dem Formular "Bildmarke" statt "Dreidimensionale Marke" ankreuzt, gilt § 3 II MarkenG analog.(54)Abs. 9

a) § 3 II Nr. 1 MarkenG = durch die Art der Ware selbst bedingt (= Art. 3 I e) 1. Spiegelstrich MarkenRiLi = Art. 7 I e) i) GMV)

Gemäss § 3 II Nr. 1 MarkenG sind Zeichen einem Markenschutz per se nicht zugänglich, wenn sie ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist. Dieses spezifische Schutzhindernis für dreidimensionale Marken ist ein Ausfluss des Grundsatzes, dass der Markenschutz nicht dem Schutz eines Produktes selbst dient. Eine Ausdehnung dieses Schutzhindernisses auf die Form der Ware schlechthin würde die Schutzfähigkeit dreidimensionaler Marken weitgehend leer laufen lassen; umgekehrt würde eine enge Auslegung dieses Schutzhindernisses aber nur dann zu einem verewigten Produktschutz führen, wenn keine anderen Ausschlussgründe eingriffen.(55) Die das Wesen einer Ware bedingenden Gestaltungselemente konstituieren den Archetypus des Produktes. Die Formbedingungen der Grundform sind unabdingbar für die Produktgestalt. Die kennzeichenrechtliche Monopolisierung solcher Essentialia der Produktform ist ausgeschlossen. Archetypische Produktformen können seit alters her vertraut sein (zum Beispiel ist ein Rad immer rund, ein Messer hat immer eine Schneide und eine Vase immer eine Öffnung, sonst würde es sich um einen anderen Gegenstand handeln; ein solches Design ist nicht als Marke schutzfähig),(56) sie können aber auch zu jeder Zeit neu entstehen(57) - wie zum Beispiel der Archetyp des Klemmbausteins, der Legostein. Dem zeitlichen Schutz der Innovation eines Archetyps dienen die technischen und ästhetischen Schutzrechte. Der kennzeichenrechtliche Schutz der Form einer Ware beginnt außerhalb deren Grundform.(58) Nur die über die Grundform hinausgehenden Gestaltungselemente einer Produktform sind markenfähig und bilden den Gegenstand des Formmarkenschutzes, wenn die kennzeichenrechtlichen Voraussetzungen des als Marke schutzfähigen Formzeichens vorliegen.(59) Warenbedingtheit bedeutet, dass das produktidentifizierende Zeichen nicht mit dem Produkt selbst identisch sein darf, da die Marke und nicht das Produkt, auf dem sie aufgebracht ist, geschützt werden soll. Dabei kommt es jedoch nicht auf die tatsächliche körperliche Abtrennbarkeit von Marke und Produkt an, da sonst ein die Ware in der Regel umschließendes dreidimensionales Design so gut wie nie unter den Schutz des Markenrechts fallen könnte, was der Intention der Markenrichtlinie wiedersprechen würde. Nötig ist vielmehr nach wohl h.M. nur eine funktionelle Verschiedenheit von Ware und Zeichen. Es muss eine von dem Produkt als solchem unabhängige Identifizierungsfunktion der Form im markenrechtlichen Sinne erkennbar sein. Das Kriterium der Warenbedingtheit einer Form soll vor allem praktische Relevanz erlangen, wenn Markenschutz für die Gestaltung einer vollkommen neuen Ware beantragt wird, deren Form zwar durch die Natur der Sache bedingt ist, jedoch trotzdem auf Grund der Neuheit der Schöpfung auf Verbraucher herstelleridentifizierend wirkt,(60) wie dies auch beim Legostein der Fall ist. In diesem Fall käme ein Markenschutz einem Patentschutz gleich und ist daher absolut und wäre schon auf Grund der Warenbedingtheit der Form ausgeschlossen.(61) Auf der Grundlage der besprochenen EuGH-Rechtsprechung, dass eine Ware ihre eigene Marke sein kann, sofern sie graphisch darstellbar ist, muss § 3 II Nr. 1 MarkenG aber generell nach der hier vertretenen Auffassung eher eng ausgelegt werden, so dass § 3 II Nr. 1 MarkenG dem markenrechtlichen Schutz einer Warenform nur sehr selten entgegensteht. Abs. 10

b) § 3 II Nr. 2 MarkenG = zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich (= Art. 3 I e) 2. Spielgelstrich MarkenRiLi = Art. 7 I e) ii) GMV)

Nach § 3 II Nr. 2 MarkenG sind Zeichen dem Schutz als Marke nicht zugänglich, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Abs. 11

aa) Das Philips-Urteil des EuGH
Der EuGH in seinem Philips-Urteil den Tatbestand dahingehend präzisiert, dass "eine Form, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und gewählt wurden, um diese zu erfüllen, von allen frei verwendet werden kann, (...)."(63) Ferner könne durch den Nachweis, dass es anderen Formen gebe, mit denen sich die gleiche technische Wirkung erzielen lasse, nicht das Eintragungshindernis oder der Grund für die Ungültigerklärung nach dieser Vorschrift ausgeräumt werden.(64)Abs. 12
Damit sind von der Eintragung ausgeschlossen also Formzeichen, die die folgenden vier Voraussetzungen kumulativ erfüllen:(65)
 
(1) Es muss sich um die Form der Ware selbst handeln, also nicht etwa um eine Verpackung oder um nur einen Teil der Ware,
 
(2) die wesentlichen Merkmale der Form - also nicht notwendigeweise alle - müssen einer technischen Funktion entsprechen. Damit entfernt sich der EuGH vom Wortlaut des Art. 3 I e) MarkenRiLi, nach dem das Zeichen "ausschließlich" aus einer Form bestehen muss, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.(66)
 
(3) Die Merkmale müssen einer technischen Funktion "entsprechen", was wohl so zu verstehen ist, dass es sich um Merkmale handelt, mit denen diese Funktion umgesetzt werden kann.
 
(4) Die Merkmale müssen im konkreten Fall auch tatsächlich zur Realisierung dieser Funktion dienen. Bei einem Bauteil, das wie das Scherblatt eines Elektrorasierers geformt ist, liegt dieses Merkmal also nur dann vor, wenn es sich auch tatsächlich um ein solches Scherblatt handelt und nicht nur um ein dekoratives Teil eines anderen Geräts.
Abs. 13
Der EuGH führt weiter aus, dass es, wenn diese Elemente vorliegen, unerheblich sei, ob alternative Gestaltungen zur Erreichung der gleichen technischen Wirkung für den Verkehr zur Verfügung stehen.(67) Der EuGH schlägt damit eine andere Richtung ein, als die deutsche Rechtsprechung zum Ausstattungsschutz, die im wesentlichen darauf abstellte, ob noch andere freie Gestaltungsmöglichkeiten für Wettbewerber zur Verfügung standen.(68) Der EuGH stellt die generelle Erwägung in den Vordergrund, "es dem Einzelnen nicht zu erlauben, die Eintragung einer Marke zu benutzen, um ausschließliche Rechte an technischen Lösungen zu erlangen oder fortbestehen zu lassen."(69) Damit grenzt der EuGH den Bereich der technischen Schutzrechte generell und praktisch gut handhabbar von dem der Kennzeichenrechte ab.(70) Dieser Sichtweise des EuGH ist ausdrücklich zuzustimmen, denn eine Form ist auch dann zur Erzielung einer gewollten technischen Wirkung erforderlich, wenn dies auch über andere Gestaltungsformen möglich wäre. Die gegenteilige Auffassung Fezers,(71) der meint, es sei problematisch denjenigen, der sein Produkt in Form und Funktion optimiere, markenrechtlich zu bestrafen, weil er es schwerer habe, den Ausschlussgrund der technischen Bedingtheit der Form zu überwinden, trägt ersichtlich nicht. Entscheidend ist, dass die gewählte Form auf ihrer technischen Wirkung beruht und nicht dem Zweck der Unterscheidung von Produkten anderer Hersteller dient. Dies entspricht auch der in der amerikanischen Rechtsprechung entwickelten Functionality Doctrine,(72) wonach alle Gestaltungsformen von der Markenschutzfähigkeit ausgenommen sind, wenn ihre Wahl auf ihrer technischen Funktion und nicht auf ihrer Unterscheidungsfunktion beruht. Hierfür ist es aber ersichtlich ohne Bedeutung, ob es auch noch andere Wege zur Erzielung der gewünschten technischen Wirkung gibt. Niemand darf gezwungen werden, bei fehlendem Produktschutz erfinderisch tätig zu werden. Wäre dieses Schutzhindernis bei Vorhandensein von Ausweichlösungen nicht anwendbar könnte durch Erzielung von Markenschutz für jede Ausweichlösung ein komplettes technisches Gebiet blockiert werden.(73) Nachdem die dreidimensionale Form erstmals für eine Marke nach § 3 I MarkenG als schutzfähig angesehen ist, sollte sicher nicht nach § 3 II Nr. 2 MarkenG die Erforderlichkeit der technischen Wirkung zu schnell bejaht werden. Im Einzelfall kann es schwierig sein, zu beurteilen, was "technisch bedingt" ist. Das aktuelle oder frühere Bestehen technischer Schutzrechte ist aber ein starkes Indiz dafür, dass die gewählten Formelemente technisch bedingt sind. Technische Monopolrechte mit zeitlich begrenztem Schutz sollen aber wie gezeigt nicht durch zeitlich praktisch unbefristete Markenrechte ausgehöhlt werden.(74)Abs. 14

bb) Die Legostein-Entscheidung
Es ist wahrscheinlich, dass die aktuelle HABM-Entscheidung im Ergebnis vor dem EuGH bestand haben wird. Wenn man die Grundsätze der Philips-Entscheidung des EuGH unter Berücksichtigung der tatsächlichen Feststellungen, auf denen die Legostein-Entscheidung beruht, auf die Eintragbarkeit des Legosteins als Warenformmarke überträgt, ergibt sich hinsichtlich der besprochenen vier Voraussetzungen folgendes Bild: Abs. 15
(1) Es ist das Ziel von Lego, die Form der Ware Legostein selbst als dreidimensionale Marke anzumelden. Abs. 16
(2) Die wesentlichen Merkmale der Form des Legosteins entsprechen einer technischen Funktion. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass für den Legostein verschiedene britische Patente bestanden haben, die das HABM als "Schlüsseltatsachen" beschreibt, da sie ein "praktisch nicht widerlegbares Indiz" dafür seien, das die darin offengelegten und beanspruchten Merkmale technisch bedingt sind.(76) Auch das HABM bezieht sich auf die amerikanische Functionality Doctrine, indem es den Fall "Traffix Devices, Inc. gegen Marketing Displays, Inc."(77) heranzieht. Aus den abgelaufenen Patenten ergibt sich, dass jedes Element der Form des Legosteins und mithin der Legostein insgesamt erforderlich ist, um eine technische Wirkung zu erzielen.(78) Das aktuellste abgelaufene Patent(79) für das sogenannte "verbesserte Page-Modell", benannt nach dem Erfinder Harry Fisher Page, beanspruchte folgendes: "Ein Spielzeugstein..., der einen hohlen, länglichen Körper mit parallelen Seiten ... zwei der Länge nach angeordnete Reihen von Noppen in symmetrischer Anordnung, die in einander gegenüberliegenden Paaren angeordnet sind und deren Gesamtbreite nahezu der Breite des Hohlraumes in dem Baustein entspricht, aufweist ..." Der Patentanspruch beschreibt den Vorteil dieser Erfindung und Anordnung folgendermaßen: "... so dass, wenn die Noppen in den Hohlraum oder die Hohlräume in einen oder mehrere übereinander gesetzte identische Bausteine eingeführt werden, um die Verbindung herzustellen, eine seitliche Verschiebung der Bausteine verhindert wird."(80) Daraus geht hervor, dass die verschiedenen Merkmale des Legosteins alle(81) bestimmte technische Zwecke erfüllen, nämlich: Abs. 17
- die Noppen (Stollen): Höhe und Durchmesser für Verbindungskraft, Anzahl für Vielseitigkeit beim Zusammensetzen, Anordnung für Art des Zusammensetzens; Abs. 18
- Sekundärvorsprünge (Hohlräume): Verbindungskraft, Anzahl für bestmögliche Verbindungskraft in jeder Position, die Dicke der Seitenwand dient dabei als Feder; Abs. 19
- Seitenwände: Verbindung mit den Seitenwänden anderer Bausteine zur Bildung einer Mauer; Abs. 20
- hohler Innenraum: Ineinandergreifen mit den Noppen und Ermöglichen einer Befestigung für Verbindungskraft; Abs. 21
- Gesamtform: Form des Bausteins zum Bauen, Größe geeignet für Kinderhände.(82) Vorliegend erfüllen also nicht nur, wie vom EuGH verlangt, die wesentlichen Merkmale eine technische Funktion, sondern sogar alle Merkmale. Abs. 22
(3) Diese Merkmale entsprechen auch einer technischen Funktion i.S. der EuGH-Rechtsprechung, weil es sich um Merkmale handelt, mit denen diese Funktionen umgesetzt werden können. Nichts ist dem Zufall überlassen worden. Für jedes einzelne Merkmal des Legosteins gibt es einen überzeugenden Grund, weshalb dieses und nicht ein anderes Merkmal gewählt werden muss.(83)Abs. 23
(4) Die Merkmale dienen im konkreten Fall auch tatsächlich zur Realisierung dieser Funktion. Die Merkmale des Legosteins wurden eindeutig gewählt, um den oben erwähnten technischen Zweck des Legosteins zu erfüllen, nicht hingegen, um eine Herkunftsbestimmung im markenmäßigen Sinne zu erlauben.(84)Abs. 24
Lego kann sich auch nicht unter Berufung darauf verteidigen, Markenschutz führe nicht zu einem technischen Monopol(85) und die durch die Form des Legosteins erzielte technische Wirkung könne auch durch andere Formen erreicht werden.(86) Wie gezeigt, hat der EuGH ausgeführt, dass es, unerheblich sei, ob alternative Gestaltungen zur Erreichung der gleichen technischen Wirkung für den Verkehr zur Verfügung stünden.(87) Entscheidend ist, dass die gewählte Form auf ihrer technischen Wirkung beruht und nicht dem Zweck der Unterscheidung von Produkten anderer Hersteller dient. Zudem würde die Eintragbarkeit verschiedener Ausführungsformen der technischen Lösung des Klemmbausteins faktisch notwendigerweise zu einem Monopol an der technischen Lösung selbst führen, wodurch Art. 7 I e) ii) GMV (= Art. 3 II Nr. 2 MarkenG) umgangen würde.(88) Für dieses Ergebnis spricht auch die international ausgesprochen einheitliche Handhabung der Eintragbarkeit bzw. ihres Ausschlusses des Legosteins als Warenformmarke. Der Legostein-Marke ist mit im wesentlichen derselben Begründung wie hier entweder die Eintragung verweigert oder die Marke gelöscht worden, und zwar in Deutschland, Frankreich, Benelux, Schweden, Griechenland und dem Vereinigten Königreich. In Italien sind die Markenanmeldungen zurückgenommen worden. Die gleiche mangelnde Eintragungsfähigkeit des Legosteins wird durch das jüngst ergangene Urteil des kanadischen Supreme Court vom 17.11.2005 betont, dass ebenfalls feststellt, dass die funktionalen Merkmale des Legosteins dazu bestimmt sind, eine technische Wirkung zu erzielen.(89)Abs. 25
Nach alledem steht § 3 II Nr. 2 MarkenG der Eintragbarkeit des Legosteins als Warenformmarke entgegen.(90) Zu diesem Ergebnis kam mit gleicher Begründung auch das BPatG.(91)Abs. 26

c) § 3 II Nr. 3 MarkenG = der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (= Art. 3 I e) 3. Spiegelstrich MarkenRiLi = Art. 7 I e) iii) GMV

Da alle Arten von technisch ausgerichteten Formgebungen bereits durch § 3 II Nr. 2 MarkenG erfasst sind, bezieht sich der Ausschlussgrund des § 3 II Nr. 3 MarkenG im wesentlichen auf die Formgestaltungen, die wegen ihrer geschmacklichen Ausrichtung freihaltebedürftig sind.(92) Das Schutzhindernis soll vor allem verhindern, dass bestimmte Stilrichtungen im Rahmen des Zeitgeschmacks durch den Markenschutz monopolisiert werden können.(93) Nahe liegend ist die Anwendbarkeit bei Schmuckwaren.(94) Darauf kommt es bei der Frage des Markenschutzes der Warenformmarke des Legosteins nicht entscheidend an. Die vom Markeninhaber angesprochene "Anziehungskraft für das Auge"(95) findet ihren Ursprung allein in der Ästhetik einer gut strukturierten und zweckmäßigen Form.(96) Die geschmackliche Wirkung der Gestaltung des Legosteins ist daher von dessen technischer Wirkung überlagert, so dass für dessen Form allein der Ausschließungsgrund des § 3 II Nr. 2 MarkenG eingreift.(97) Zudem kann auf den Legostein die Formulierung, dass "die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form ... nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind" angewendet werden.(98)Abs. 27
Damit stehen der Eintragbarkeit des Legosteins als Warenformmarke § 3 II Nrn. 1 und 2 MarkenG entgegen. Letztlich obliegt dem EuGH die Auslegung von § 3 II MarkenG bzw. Art. 3 I e) MarkenRiLi, Art. 7 e) GMV.(99) Es spricht aber viel dafür, dass der EuGH entlang der hier skizzierten Linie entscheiden wird. Abs. 28

d) Keine Marke kraft Verkehrsdurchsetzung, § 8 III MarkenG (Art. 7 III GMV, Art. 3 III MarkenRiLi)

Ist die Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen nur aufgrund eines Monopols erfolgt, weil z.B. eine bestimmte Gestaltung patent- oder geschmacksmustergeschützt ist oder war, so ist dies nach gefestigter deutscher Rechsprechung ein Umstand, der Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG)(100) und Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III MarkenG) ausschließen konnte.(101) In dieser Allgemeinheit lässt sich dieser Grundsatz allerdings nach dem Philips-Urteil des EuGH nicht mehr aufrecht erhalten.(102) Dort hält es der EuGH grundsätzlich für möglich, dass die Verkehrsdurchsetzung i.S.v. Art. 3 III MarkenRiLi auch auf dem Umstand beruht, dass der Marktteilnehmer einziger Lieferant bestimmter Waren auf dem Markt war.(103) Jedoch ist insoweit zu berücksichtigen, dass Art. 3 III MarkenRiLi, der § 8 III MarkenG entspricht, nur auf Art. 3 I b, c, d MarkenRiLi (= § 8 II Nrn. 1-3 MarkenG) bezug nimmt, nicht jedoch auf Art. 3 I e MarkenRiLi (= § 3 II MarkenG). Daraus folgt, dass Art. 3 I e MarkenRiLi (= § 3 II MarkenG) nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden kann.(104) Das ist auch folgerichtig, denn der Nachweis erworbener Unterscheidungskraft macht eine Marke nicht nicht-funktionell.(105) Ein zeitlich unbeschränkter Schutz ist in diesem Falle also nicht zu befürchten.(106)Abs. 29

e) Keine Marke kraft Verkehrsgeltung, § 4 Nr. 2 MarkenG

Im "Klemmbausteine-III"-Verfahren hat der Kläger neben seinem Vortrag, der Legostein genieße als Marke kraft Eintragung Schutz, auch angeführt, es bestehe Schutz für ihn wegen seiner weitreichenden Bekanntheit kraft Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG.(107) Dem ist mit der ganz h.M. entgegenzutreten. § 3 II gilt für alle Markenarten des § 4. Damit kann auch aufgrund von Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) das Schutzhindernis nicht überwunden werden.(108) Bei der Frage des Schutzerwerbs kraft Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) kann die Schutzfähigkeit nicht durch solche Zuordnungen des Legosteins zu einem bestimmten Unternehmen seitens des Verkehrs begründet werden, die gerade wegen der technisch bedingten Merkmale erfolgen, weil sonst § 3 II Nr. 2 MarkenG unterlaufen würde. Soweit der Verkehr mit solchen dem Markenschutz von vornherein entzogenen Formen nur wegen der - etwa durch ein technisches Schutzrecht begründeten - alleinigen Marktstellung eines Unternehmens Herkunftsvorstellungen entwickelt hat, vermag dies daher ein Kennzeichnungsmonopol nach Ablauf des Schutzrechts nicht zu begründen.(109) Aus dem Philips-Urteil des EuGH kann sich schon deswegen nichts Gegenteiliges ergeben, weil es auf europäischer Ebene keine Verkehrsgeltungsmarken gibt. Abs. 30

f) Zwischenergebnis

Markenschutz für den Legostein ist also schon wegen § 3 II MarkenG ausgeschlossen. In diesem Fall ist also eine Verlängerung des Monopols nach Ablauf des Patentschutzes nicht möglich, so dass es auf die absoluten Schutzhindernisse nach § 8 II Nrn. 1, 2 MarkenG vorliegend nicht mehr ankommt. Da hier aber auch in einem übergeordneten Zusammenhang die Frage der Verlängerung von Monopolen durch das Markenrecht in Rede steht, sollen abschließend auch diese Normen mit in die Betrachtung einbezogen werden. Abs. 31

2. Die absoluten Schutzhindernisse nach § 8 II Nrn. 1, 2 MarkenG (= Art. 3 I b), c) MarkenRiLi)

a) Freihaltebedürfnis, § 8 II Nr. 2 MarkenG (= Art. 3 I c) MarkenRiLi)

Im deutschen Schrifttum ist umstritten, ob das Freihhaltebedürfnis an dreidimensionalen Produktformen in Art. 3 I e) MarkenRiLi (= § 3 II MarkenG) abschließend geregelt ist(110) oder ob daneben noch Raum für eine Anwendung des Art. 3 I c) (= § 8 II Nr. 2 MarkenG) bleibt.(111) Der BGH hält im Vorlagenbeschluss Gabelstapler(112) die Regelung des Art. 3 I c) (= § 8 II Nr. 2 MarkenG) ungeachtet der Vorschrift des Art. 3 I e) MarkenRiLi (= § 3 II MarkenG) bei allen Markenformen, also auch bei Marken, die die Form einer Ware darstellen, für selbständig anwendbar. Danach ist ein bestehendes Freihaltebedürfnis auch im Rahmen des Art. 3 I c) (= § 8 II Nr. 2 MarkenG) und nicht durch eine zu weite Auslegung des Art. 3 I e) MarkenRiLi (= § 3 II MarkenG) zu berücksichtigen.(113) Dafür spricht nach Ansicht des BGH vor allem die Erwägung, dass das Eintragungshindernis des Art. 3 I e) MarkenRiLi (= § 3 II MarkenG) nicht durch Benutzung im Sinne von Art. 3 III MarkenRiLi (= § 8 III MarkenG) überwunden werden kann. Dies erscheint dem BGH nicht gerechtfertigt. Der EuGH(114) ist der Linie des BGH gefolgt. Es gehe aus Art. 3 I MarkenRiLi eindeutig hervor, dass die dort genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig seien und getrennt geprüft werden müssten. Werde die Eintragung eines dreidimensionalen Zeichens, das aus der Form der Ware besteht, nicht gemäß Art. 3 I e) MarkenRiLi (= § 3 II MarkenG) abgelehnt, so könne sie folglich dennoch verweigert werden, wenn ein solches Zeichen unter Art. 3 I c) (= § 8 II Nr. 2 MarkenG) falle. Das Eintragungshindernis sei im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, dass Zeichen oder Angaben, die Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt werde, von allen frei verwendet werden könnten und vorbehaltlich des Art. 3 III MarkenRiLi (= § 8 III MarkenG) nicht eingetragen werden könnten. Der EuGH hat auf die Vorlage des BGH klargestellt, dass dreidimensionale Marken, die aus der Form der Ware bestehen, das Interesse des Verkehrs an der Freihaltung der Produktform nicht dergestalt zu berücksichtigen sei, dass eine Eintragung grundsätzlich ausgeschlossen ist und in der Regel nur bei Verkehrsdurchsetzung (Art. 3 III MarkenRiLi = § 8 III MarkenG) in Betracht komme, sondern anhand einer konkreten Prüfung aller maßgeblichen Gesichtspunkte der Anmeldung entscheiden müsse, ob das Eintragungshindernis im konkreten Fall anwendbar sei. Die zuständige Stelle dürfe also Markenanmeldungen, die aus dreidimensionalen Warenformen bestehen, nicht grundsätzlich ablehnen.(115) Diese Sichtweise erscheint vor der Systematik der MarkenRiLi letztlich sachgerecht. Zwar führt sie dazu, dass wenn eine neue und eigentümliche Produktgestaltung zunächst als Patent oder Geschmacksmuster geschützt war und nach Ablauf der Schutzdauer Markenschutz für die Produktgestaltung beantragt wird, dass gegebenenfalls - jedenfalls aber bei im Regelfall dann vorliegender Verkehrsdurchsetzung wegen des vorangegangenen Monopols - , dieses Monopol nun im Gewand des Markenrechts zeitlich unbegrenzt verlängert wird,(116) aber dies entspricht eben der Intention der MarkenRiLi. Zudem darf nicht übersehen werden, dass die Hürde des Art. 3 I e) MarkenRiLi (= § 3 II MarkenG) erst genommen sein muss, bevor es auf Art. 3 I c) (= § 8 II Nr. 2 MarkenG) und Verkehrsdurchsetzung überhaupt ankommt. Mit dieser Herangehensweise wird also neben § 3 II MarkenG mit der zusätzlichen Berücksichtigung des § 8 II Nr. 2 MarkenG noch eine weitere Hürde für den Markenschutz von Warenformmarken aufgebaut. Das heißt aber - wie dargelegt - nicht, dass der Anmelder dreidimensionaler Marken auf die Möglichkeit der Eintragung seiner Marke erst nach Verkehrsdurchsetzung zu verweisen ist.(117) Es muss vielmehr möglich sein, schon vor deren Benutzung über die Registrierung der Marke flankierenden Schutz für seine Aktivitäten zu bekommen. Daher ist die Praxis des BPatG, produktabbildende Warenformmarken grundsätzlich an § 8 II Nr. 2 MarkenG scheitern zu lassen,(118) mit der Intention der MarkenRiLi und der Rechtsprechung des EuGH nicht zu vereinbaren. Sowohl hinsichtlich des Linde-Gabelstaplers,(119) als auch in Bezug auf die Winward-Stabtaschenlampe(120) und die Rado-Armbanduhr hat das BPatG das Freihaltebedürfnis aus § 8 II Nr. 2 MarkenG bejaht. Erstaunlich offenherzig ging es bei der Rado-Armbanduhr vor: Die bloße Darstellung der Ware, in sich die Marke erschöpfe, habe zwangsläufig beschreibenden Charakter i.S. des § 8 II Nr. 2 MarkenG, nämlich als eine mögliche Form der Produktbeschaffenheit oder Zweckbestimmung bzw. in der unmittelbaren Wiedergabe von Art und Beschaffenheit der Ware selbst.(121)Abs. 32

b) Konkrete Unterscheidungskraft, § 8 II Nrn. 1 MarkenG (= Art. 3 I b) MarkenRiLi)

Neben der Überwindung des Schutzversagungsgrundes des Freihaltebedürfnisses ist auch noch die Hürde der konkreten Unterscheidungskraft zu nehmen. Das ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungszeichen für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden.(122)Abs. 33

c) Zwischenergebnis

Es ist also nicht so, dass mit der Überwindung des § 3 II MarkenG (= Art. 3 I e) MarkenRiLi) der Weg zur Registrierung der dreidimensionalen Warenformmarke freistünde, sondern es müssen noch die absoluten Schutzversagungsgründe überwunden werden.(123) Wollte man die Zulässigkeit von dreidimensionalen Warenformmarken weiter beschränken, so würde dies dem grundsätzlichen Ziel der MarkenRiLi, solche grundsätzlich im Gegensatz zur Rechtslage unter dem WZG zuzulassen, nicht mehr gerecht werden.(124) Dabei ist zu berücksichtigen, dass der EuGH(125) ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass im Verhältnis zum Marken- und Geschmacksmusterrecht die Prüfungsmaßstäbe bei Warenformmarken nicht strenger anzusetzen seien als bei anderen Markenformen.(126)Abs. 34

III. Löschung wegen Bösgläubigkeit gemäß § 50 I i.V.m. § 8 II Nr. 10 MarkenG ?

Wenn der Markeninhaber noch während der Geltungsdauer eines Produktschutzrechts (Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster) oder nach dessen Ablauf eine Markeneintragung für genau die Gestaltungsform erwirkt, welche den Produktschutz begründete, wird, wie dargelegt, in vielen Fällen das Per-se-Schutzhindernis des § 3 II MarkenG greifen. Da neben § 3 II MarkenG aber auch § 8 II MarkenG anwendbar ist, schlagen Körner und Gründig-Schnelle(127) aus Praktikabilitätsgesichtspunkten vor, zur Verhinderung der Verlängerung von Monopolen durch das Markenrecht nach Ablauf der Produktschutzrechte, den Weg der Löschung der Marke nach § 50 I i.V.m. § 8 Nr. 10 MarkenG zu gehen. Sie meinen, das Vorliegen einer böslichen Absicht der Verlängerung des Produktschutzes, die oft durch eine prima-facie-Vermutung gestützt sein wird, sei oft einfacher nachzuweisen ist als die Tatsache der allein technischen Wirkung eines für den Markenschutz beantragten Merkmals. Soweit ersichtlich gibt es zu diesem Vorschlag noch keine einschlägigen Judikate, er erscheint aber gerade vor dem Hintergrund der allgemein anerkannten Wertung, dass ein zeitlich begrenzter Produktschutz nicht einfach über den Umweg des Markenschutzes umgangen werden können soll, als in Betracht zu ziehende Möglichkeit. Ob dies letztlich erfolgreich sein wird ist aber dennoch fraglich, denn grundsätzlich besteht Markenschutz neben den Produktschutzrechten, d.h. entweder ein Markenschutz scheitert an § 3 II oder § 8 II Nrn. 1-3 MarkenG oder eben nicht. Diese vom Gesetzgeber aufgestellten Hürden noch zu erhöhen und einen Markenschutz für Warenformmarken für die Produktschutz bestanden hat mit einer generellen, sozusagen übergesetzlichen, Wertung faktisch immer auszuschließen, wird der geltenden Rechtslage wohl im Ergebnis nicht gerecht. Die ausdrücklich normierten Hürden des Markenschutzes würden unzulässig umgangen. Abs. 35

IV. Exkurs: Geschmacksmusterschutz ("Designschutz")

Grundsätzlich kann neben einem markenrechtlichen Designschutz dreidimensionaler Warenformmarken auch ein solcher nach dem Geschmacksmustergesetz stehen ("Parallelität des Musterschutzes und des Markenschutzes").(128) Denkbar ist, das die Gefahr der Verlängerung eines patentrechtlichen Monopols sich im Gewand des Geschmacksmusters realisiert. Abs. 36

1. § 3 I Nr. 1 GeschmMG ("ausschließlich durch technische Funktion bedingt")

Nach § 3 I Nr. 1 GeschmMG sind Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen, die ausschließlich durch deren technische Funktion bedingt sind, vom Geschmacksmusterschutz ausgeschlossen. Technologische Innovationen sollen nicht durch einen rechtlichen Schutz des Musters für ausschließlich technisch bedingte Merkmale behindert werden. Damit ist gemeint, dass durch die Rechte aus einem Geschmacksmuster die Freiheit der technischen Entwicklung nicht beeinträchtigt werden soll. Der Schutz von Erfindungen bleibt daher Patenten und Gebrauchsmustern vorbehalten.(129) Marken und Geschmacksmuster unterscheiden sich zwar im Wesen und im Ziel des Schutzes. Die Schutzwirkungen eines Ausschließlichkeitsrechts aus einem Geschmacksmuster für technische Lösungen wären jedoch in ihrer produktbezogenen Sperrwirkung dieselben wie bei einer Warenformmarke.(130) Eine Blockade von technischen Lösungen für die Dauer von bis zu 25 Jahren ist faktisch oft gleichbedeutend mit einem zeitlich unbeschränkten Ausschließlichkeitsrecht, für das sogar durch Patente nur ein Schutz von maximal 20 Jahren herbeigeführt werden könnte.(131) Wie dargelegt, sind die Merkmale des Legosteins alle technisch bedingt. Ebenso wie im Markenrecht hat es auf das daraus folgende bestehende Freihaltebedürfnis keine Auswirkung, wenn die technische Wirkung auch mit anderen Formen erzielt werden kann, denn Variationsmöglichkeiten sind auch hier ohne Auswirkung auf die technische Bedingtheit der Form und können also den Tatbestand nicht ausschließen.(132) Wenn ein Schutzausschluss durch den Nachweis des Vorhandenseins anderer Formen verhindert werden könnte, mit deren Hilfe sich die gleiche technische Lösung erzielen ließe, wäre ein Unternehmen nicht gehindert, alle denkbaren Formen eintragen zu lassen. Diese Möglichkeit wäre bei einem Geschmacksmuster mit einer Sammelanmeldung sogar wesentlich kostengünstiger und wesentlich einfacher als bei einer Markenanmeldung.(133) Die Erwägungen, die gegen die Berücksichtigung von Formalternativen sprechen, sind für Geschmacksmuster daher nicht weniger bedeutsam als für Marken.(134) Weil beim Legostein alle Merkmale technisch bedingt sind, käme ein Geschmacksmusterschutz des Legosteins also von vornherein nicht in Betracht. Abs. 37

2. § 3 I Nr. 2 ("Verbindungselemente") i.V.m. § 3 II GeschmMG ("Legoklausel")

Regelungszweck des § 3 I Nr. 2 GeschmMG ist, dass ausschließliche Rechte an Verbindungselementen nicht zu Monopolen führen sollen, d.h. es soll deren Kompatibilität gesichert werden. Anwendung findet die Schutzausschließung für Verbindungselemente vor allem auf dem Ersatzteilmarkt für Kraftfahrzeuge.(135) Die vom Wortlaut ebenfalls erfassten Bauteilesysteme wie Lego - daher die (nicht offizielle) Bezeichnung "Lego-Klausel" - sind nach § 3 II GeschmMG von der Regelung ausgenommen, d.h. für sie soll Geschmacksmusterschutz bestehen.(136) Bei uneingeschränkter Zuässigkeit der Nachbildung solcher modularen Bauelemente würde nämlich nicht allein ein akzessorischer Sekundärmarkt für den Wettbewerb freigegeben, wie bei der Ersatzteilen, sondern der Primärmarkt selbst. Dagegen will das GeschmacksmusterG durch ein zeitlich beschränktes Ausschließlichkeitsrecht schützen. Über die Berechtigung dieser den freien Wettbewerb einschränkenden Regelung ist bisweilen gerätselt worden.(137) Letztlich sind die zugrunde liegenden Gedanken dem deutschen Recht aber nicht fremd. Die Klemmbausteine-Rechtsprechung des BGH beruhte auf denselben Überlegungen.(138) Dort wurde sogar noch bis zur aktuellen Klemmbausteine-III-Entscheidung ein zeitlich unbegrenzter Schutz gewährt. Für den inoffiziellen Namensgeber der Klausel hat dieser Schutz aber nie eine Rolle gespielt, da die Lego-Bauelemente bei Inkrafttreten der Regelung im Jahre 2004 weder neu (§ 2 II GeschmMG) noch eigenartig (§ 2 III GeschmMG) waren. Aus diesem Grund bemüht sich Lego auch massiv um markenrechtlichen - ewigen - Schutz.(139)Abs. 38

3. Zwischenergebnis

Bei der Beurteilung des geschmacksmusterrechtlichen Ausschlussgrundes des § 3 I Nr. 1 GeschmMG sind die gleichen Wertungen anzustellen sind, wie bei dem markenrechtlichen Ausschlussgrund des § 3 II Nr. 2 MarkenG. Daher wird ein Designschutz an § 3 I Nr. 1 GeschmMG scheitern, wenn ein Markenschutz wegen § 3 II Nr. 2 MarkenG nicht in Betracht kommt. Für die hier in Rede stehenden Lego-Steine hat der Geschmacksmusterschutz, wie dargelegt, ohnehin nie eine Rolle gespielt. Abs. 39

V. Zusammenfassung/Ergebnis

Die Zulässigkeit der dreidimensionalen Warenformmarke im deutschen Markenrecht hat die Gefahr der Überholung der zeitlich befristeten Produktschutzrechte heraufbeschworen. Das deutsche Markenrecht bietet jedoch in Übereinstimmung mit der MarkenRiLi ein Instrumentarium, um einer uferlosen Ausweitung des Markenschutzes in das Produktschutzrecht vorzubeugen.(140) Der Schutz des Legosteins als dreidimensionale Warenformmarke scheitert bereits daran, dass alle Merkmale des Legosteins zur Erreichung einer technischen Wirkung im Sinne von § 3 II Nr. 2 MarkenG erforderlich sind. Dieses Schutzhindernis ist auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III MarkenG) zu überwinden, weil eine dem § 8 III MarkenG entsprechende Regelung für § 3 II MarkenG fehlt. Ebenso besteht für den Legostein in Deutschland kein Schutz kraft Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG, weil § 3 II MarkenG für alle Markenarten des § 4 MarkenG gilt. Auf europäischer Ebene sind Verkehrsgeltungsmarken zudem ohnehin nicht bekannt. Auf die ansonsten weiterhin zu prüfenden absoluten Schutzhindernisse aus § 8 II Nr. 1-3 MarkenG kommt es beim Legostein vorliegend daher nicht an. Auch nach der Überwindung des § 3 II MarkenG (= Art. 3 I e) MarkenRiLi) steht - darauf sei nochmals hingewiesen - der Weg zur Registrierung der dreidimensionalen Warenformmarke aber generell noch nicht frei, sondern es müssen zudem noch die absoluten Schutzversagungsgründe überwunden werden. Wollte man die Zulässigkeit von dreidimensionalen Warenformmarken weiter beschränken, so würde dies dem grundsätzlichen Ziel der MarkenRiLi, solche grundsätzlich im Gegensatz zur Rechtslage unter dem WZG zuzulassen, nicht mehr gerecht werden. Für den Legostein kann sich die Gefahr der Verlängerung eines patentrechtlichen Monopols auch nicht im Gewand des Geschmacksmusters realisieren, da ein Designschutz wegen § 3 I Nrn. 1 und 2 GeschmacksmMG ausscheidet, weil zum einen alle Merkmale des Legosteins technisch bedingt sind, wobei die gleichen Wertungen wie im Markenrecht anzustellen sind, und zum anderen die Privilegierung der sogenannten Legoklausel für den Legostein mangels Neuheit nicht relevant ist. Abs. 40
Es ist nach alledem zu erwarten, dass der EuGH(141) die Entscheidung des HABM, dass die Warenform eines Legosteins als dreidimensionale Gemeischaftsmarke für Baukastenspielzeug nicht eintragbar ist, bestätigen wird. Abs. 41
Hinsichtlich der Zurückverweisung des Rechtsstreits im Klemmbausteine III Verfahren an das OLG Hamburg im Bezug auf die von den Klägern geltend gemachten Gesichtspunkte des Markenschutzes und des Gebrauchsmusterschutzes, zu denen das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hatte, ist davon auszugehen, dass das Gericht sowohl marken- als auch geschmacksmusterrechtliche Ansprüche ablehnen wird. Ansprüche aus einer eingetragenen Marke kommen schon deswegen nicht in Betracht, weil in Deutschland die Legostein-Warenformmarke aus dem Register gelöscht wurde und Ansprüche aus einer Verkehrsgeltungsmarke oder aus Designschutz scheiden aus genannten Gründen aus.
 JurPC Web-Dok.
183/2007,  Abs. 42

Fußnoten:

(1) Erweiterte Fassung eines Vortrages, den der Verfasser bei einem Kolloquium am 07.07.2007 auf Schloß Nöthnitz (Dresden) im Rahmen des von Herrn Professor Dr. Horst-Peter Götting, LL.M. (London) begründeten und betreuten Studienganges LL.M. - Intellectual Property Law (www.llm-ip.de) der Technischen Universität Dresden gehalten hat.
(2) Rechtsanwalt, Dr. iur., Kritik und Anregungen sind willkommen. eMail-Adresse des Autors dr.jaeschke@email.de
(3) Fezer, in: WRP 2000, S. 2.
(4) BGH, GRUR 1964, S. 621ff. (Klemmbausteine I: Keine Puwi-Steine); BGH, GRUR 1992, S. 619ff. (Klemmbausteine II: Kein Tomy Train). Siehe im Einzelnen Riesenhuber, in: WRP 2005, S. 1118ff. Sack, in: FS-Erdmann, 2002, S. 697, Fn. 1.
(5) BGH, GRUR 2005, 349ff. (Klemmbausteine III - Az.. I ZR 30/02)
(6) Wie auch schon die vorangegangenen Entscheidungen BGH, GRUR 1964, S. 621, 624 (Klemmbausteine I): "Es bedarf im Streitfall jedoch keiner Klärung dieser für die Zubilligung eines Ausstattungsschutzes rechtserheblichen Fragen, weil das Klagebegehren (...) aus § 1 UWG begündet ist.", sowie BGH, GRUR 1992, S. 619, 620 (Klemmbausteine II), wo der BGH die Grundsätze der Klemmbausteine I-Entscheidung auch auf den Fall der mit dem Lego-System verbaubaren Spielzeugeisenbahn eines Konkurrenzherstellers ("Tomy Train") angwendet hat.
(7) Der BGH sah im Streitfall keine Notwendigkeit, zu der Kritik abschließend Stellung zu nehmen. Er folgt ihr jedenfalls insoweit, als mit dem wettbewerbsrechtlichen Schutz des Unternehmers vor einem Einschieben in eine Serie kein in zeitlicher Hinsicht unbegrenzter Schutz vor Nachahmungen für eine Innovation gewährt werden dürfe. Ein solcher Schutz stünde im Gegensatz zu der gesetzlichen Befristung des Innovationsschutzes im Patentrecht, im Gebrauchsmusterrecht und im Geschmacksmusterrecht, siehe BGH, GRUR 2005, S. 352. Hier trifft der BGH eine Wertung, die wie noch gezeigt wird, auch für das Verhältnis vom Markenrecht zum Patentrecht gelten muss, wenn es um die Frage der zeitlich unbegrenzten Verlängerung von Monopolen durch das Markenrecht geht.
(8) BGH, GRUR 2005, S. 352.
(9) BGH, GRUR 2005, S. 350.
(10) Dazu auch Schrader, in: WRP 2005, S. 562.
(11) BPatG, 26 W (pat) 82/05 vom 02.05.2007 betreffend die Marke 395 03 037.4 S 56/03 Lö, siehe BeckRS 2007 08955.
(12) HABM, GRUR Int. 2007, S. 58ff., Entscheidung vom 10.07.2006, Az.: R 856/2004-G - Legostein.
(13) Dem liegt wohl die Überlegung zugrunde, eine Produktform, an der kein Sonderrechtsschutz besteht, könne von jedem Wettbewerber frei verwendet werden. Der Produktform könne als solcher deshalb keine Herkunftsfunktion zukommen. Das ist zu weit gehend, denn der EuGH hat anerkannt, dass Warenformen eine inhärente Kennzeichnungsfunktion haben und die Markenfähigkeit nur für die Fälle des § 3 II MarkenG ausgeschlossen, vgl. Fezer, in: GRUR 2003, S. 462f.
(14) HABM, GRUR Int. 2007, S. 60.
(15) Gemeinfreie technische Lösungen dürfen übernommen werden, ohne dass der Nachahmer auf das Risiko verwiesen werden darf, es mit anderen Lösungen zu versuchen, dazu Köhler, in: Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 25.A., 2007, § 4, Rn. 9.49.
(16) Köhler, in: Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 25.A., 2007, § 4, Rn. 9.50.
(17) Dazu z.B. Ingerl, in: WRP 2004, S. 809ff.
(18) Aufgrund Art. 2 der ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 21.12.1988, 89/104/EWG, abgedr. in GRUR Int. 1989, S. 294ff.
(19) Hierbei ist Schutz nur durch formelle Registrierung möglich.
(20) Eichmann, in: FS-Vieregge, 1995, S. 125.
(21) Ullmann, in: NJW-Sonderheft 100 Jahre Markenverband, S. 87.
(22) Körner/Gründig-Schnelle, in: GRUR 1999, S. 535; Fezer, in: MarkenR, § 8, Rn. 117n; Fezer, in: FS-Piper, 1996, S. 525: "Wenn einer Bezeichnung oder einem sonstigen Merkmal nicht die Funktion einer Marke als eines Unterscheidungszeichens zukommt, dann ist dieses Zeichen nicht markenfähig."
(23) Rohnke, in: FS-Erdmann, 2002, S. 455.
(24) Kiethe/Groeschke, in: WRP 1998. S. 541 sprechen von "einem neuen ökonomisch bedeutsamen Feld der Funktion der dreidimensionalen Marke als produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen im Marktwettbewerb."
(25) Im Einzelnen auch Rohnke, in: FS-Erdmann, 2002, S. 455ff.; von Bassewitz, in: GRUR Int. 2004, S. 392ff.
(26) Kur, in: GRUR Int. 2004, S. 759; vgl. Eichmann, in: GRUR 1995, S. 188.
(27) Zum Ganzen allgemein auch Körner/Gründig-Schnelle, in: GRUR 1999, S. 535ff.
(28) Klaka, in: GRUR 1996, S. 616.
(29) Vgl. Fezer, in: GRUR 2003, S. 464. Das soll die Marke aber keinesfalls generell abwerten. Sie ist grundsätzlich den anderen Immaterialgüterrechten schon gleichwertig. Wie noch gezeigt wird, ist es aber nötig, Markenrecht und Patentrecht zu synchronisieren.
(30) Götting, in: Schricker/Stauder, Hdb d Ausstattungsrechts, S. 226f.; vgl. Kur, in: GRUR Int. 2004, S. 758; Wandtke/Bullinger, in: GRUR 1997, S. 577ff. für das Urheberrecht; sehr deutlich schon Lord Justice Aldous für das Vereinigte Königreich, in: High Court of Justice, GRUR Int. 2000, S. 439, 444 (Rasierapparatkopf II).
(31) Vgl. Körner/Gründig-Schnelle, in: GRUR 1999, S. 535.
(32) Dazu Rohnke, in: FS-Erdmann 2002, S. 458.
(33) Körner/Gründig-Schnelle, in: GRUR 1999, S. 535; zum Ganzen: Teplitzky, in: FS-v. Gamm, 1990, S. 303ff.
(34) BGH, GRUR 2001, S. 334ff. (Linde Gabelstapler, Az.: I ZB 15/98; Winward Stabtaschenlampe, Az.: I ZB 18/98 und Rado Armbanduhr, Az.: I ZB 46/98).
(35) Dazu Rohnke, in: FS-Erdmann 2002, S. 460; zum Ganzen Hager, in. GRUR 2002, S. 566ff.
(36) BGH, GRUR 2001, S 334, 335 (Gabelstapler); bislang st. Rspr. des BGH, dazu etwa BGH, GRUR 1964, S. 621, 623 (Klemmbausteine I): "Mit Recht geht das Berufungsurteil davon aus, dass die äußere Gestaltung der Ware am Ausstattungsschutz teilnehmen kann, und zwar auch dann, wenn sie eine "stoffliche Einheit" mit der Ware bildet. Entscheidend ist - wie der BGH wiederholt entschieden hat - insoweit allein, ob die äußere Gestaltung als "Zutat" zur Ware begrifflich von ihr unterscheidbar ist und ob es sich um Gestaltungselemente handelt, die willkürlich wählbar sind und dadurch nur das "Gesicht" der Ware bestimmen. Nur dann zählt die äußere Gestaltung der Ware nicht mehr zu ihrer "Aufmachung", wenn sie so, wie der Verkehr sie wertet, das Wesen der Ware selbst ausmacht und deshalb mit ihr identisch ist,", sowie BGH, GRUR 1995, S. 732, 734 (Füllkörper): "Während es bei dem Schutz nach Urheberrecht, dem Geschmacksmuster-, Patent- und Gebrauchsmusterrecht um den Schutz der Gestaltung als solcher geht, verleiht das Markenrecht unabhängig davon seinem Inhaber lediglich das Recht, seine Waren oder Dienstleistungen gegenüber gleichen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen seiner Mitbewerber unterscheidbar zu kennzeichnen (vgl. § 3 Abs. 1, § 15 Abs. 2 MarkenG). Erschöpft die Darstellung der angemeldeten Marke sich aber in der Wiedergabe der technischen Gestaltung der Ware selbst, so fehlen dem Zeichen unternehmenshinweisende Elemente."; zu Recht kritisch Bauer, in: GRUR 1996, S. 319ff. weil die Entscheidung schon unter Geltung des gegenwärtigen Markengesetzes erging; a.A. Sambuc, in: GRUR 1997, S. 408, der begrüßt, dass der "BGH offenbar nicht gewillt ist, den "Etikettenschwindel Produktschutz durch Markenrecht" mitzumachen", Sambuc, in: GRUR 1997, S. 408, Fn. 47, allerdings vermengt er ohne Not die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 des § 3 MarkenG.
(37) BGH, GRUR 2001, S 334, 335 (Gabelstapler); vgl. Klaka, in: GRUR 1996, S. 617; Bender, in: MarkenR 1999, S. 117, Fn. 7.
(38) HABM, GRUR Int. 2004, S. 59: "Zunächst ist festzuhalten, dass Art. 4 GMV bestimmt, das jedes Zeichen eine Marke sein kann, wenn es erstens graphisch darstellbar und zweitens geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer zu unterscheiden. Daraus folgt, dass eine dreidimensionale Form, die auch die Form der betreffenden Ware ist, grundsätzlich eine Marke sein kann, wenn die beiden Voraussetzungen erfüllt sind." Ob die beiden Voraussetzungen aber erfüllt sind, dazu äußerst sich das HABM nicht weiter, sondern setzt die abstrakte Markenfähigkeit offensichtlich voraus.
(39) Etwa Berlit, in: MarkenR, S. 19, Rn. 14b: "Sofern sich (...) die Marke in der Wiedergabe der technischen Eigenart erschöpft, fehlt bereits die abstrakte Markenfähigkeit. Eine willkürliche Ergänzung der technisch notwendigen Darstellung, etwa eine Verzierung ohne funktionelle Bedeutung, ist zur Begründung der abstrakten Markenfähigkeit ausreichend, allerdings, wie der EuGH genauso deutlich ausführt, nicht notwendige Voraussetzung des kennzeichenrechtlichen Schutzes." Damit setzt sich Berlit sehenden Auges in Widerspruch zu den Aussagen des EuGH.
(40) EuGH, GRUR 2002, S. 804, 807.
(41) EuGH, GRUR 2003, S. 514, 517.
(42) Im Einzelnen Kur, in: GRUR Int. 2004, S. 760; in diesem Sinne auch Bender, in: Ekey/Klippel, MarkenR, Art. 7 GMV, Rn. 142; vgl. Mountstephens, in: GRUR Int. 2000, S. 393ff.
(43) A.A. wohl Fezer, in: WRP 2000, S. 6f.
(44) Vgl. Fezer, in: GRUR 2003, S. 467: "Produktformen sind im Sinne der rechtlichen Markenfunktionen unterscheidungsgeeignet."
(45) So richtig Kur, in: MarkenR 2000, S. 2; Kur, in: GRUR Int. 2004, S. 760, Fn. 37.
(46) Bender, in: MarkenR 1999, S. 117, Fn. 7.
(47) Eichmann, in: GRUR 1995, S. 188.
(48) Hätte man den Inhalt von Art. 3 I e) MarkenRiLi systematisch richtig in § 8 MarkenG geregelt, wären die Benutzungsmarken davon nicht erfasst worden; vgl. Kiethe/Groeschke, in: WRP 1998, S. 543f.
(49) Ströbele, in: GRUR 1999, S. 1041f.
(50) H.M.: Rohnke, in: FS-Erdmann 2002, S. 460; Fezer, in: FS-Piper 1996, S. 528ff.; Ströbele, in: GRUR 1999, S. 1041ff.; Fezer, in: MarkenR, § 8, Rn. 117a; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8, Rn. 186; vgl. aber Eichmann, in: FS-Vieregge 1995, S. 144: Nur wenn keiner der in § 3 II aufgeführten besonderen Ausschließungsgründe vorliegt (absolutes Freihaltebedürftnis), kommt es für die Eintragbarkeit überhaupt auf die konkrete Unterscheidungskraft der Warenform nach § 8 II Nr. 1 MarkenG an.; auch Eichmann, in: GRUR 1995, S. 188f.
(51) Unterschieden werden Formmarken im weiteren Sinne (produktunabhängige Formmarken) und Formmarken im engeren Sinne (produktabhängige Formmarken). Eine produktabhängige Formmarke ist grundsätzlich eine Warenmarke, für die die Aussschlussgründe der warenbedingten, technisch bedingten und wertbedingten Form nach § 3 II Nrn. 1 - 3 MarkenG gelten, zum Ganzen Fezer, in: MarkenR, § 3, Rn. 264bf.; Hacker, in: Ströbele/Hacker/Kirschneck, MarkenG, § 3, Rn. 72.
(52) Koschtial, in: GRUR Int. 2004, S. 107; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 3, Rn. 41; Eichmann, in: FS-Vieregge 1995, S. 146; Fuchs-Wissemann, in: Ekey/Klippel, MarkenR, § 3, Rnn. 5ff.
(53) Körner/Gründig-Schnelle, in: GRUR 1999, S. 536; Hacker, in: Ströbele/Hacker/Kirschneck, MarkenG, § 3, Rn. 72. Dies entspricht der Unterscheidung, die man bei der Ausstattung des § 25 WZG zwischen dem "Wesen der Ware" und ihren willkürlich änderbaren Aufmachungen getroffen hat. Das Wesen der Ware konnte nicht als Kennzeichen geschützt werden, und zwar nicht einmal bei Verkehrsgeltung, dazu Sambuc, in: GRUR 1997, S. 406.
(54) Oder die Eintragung scheitert an fehlender Unterscheidungskraft oder man nimmt einen Ausschluß wesentlicher Produktformen vom Markenschutz aufgrund einer immanenten Schranke an, denn das Markengesetz kennt zumindest dann eine immanente Schranke des zeichenmäßigen Gebrauchs, wenn unter dem Deckmantel des Markenschutzes die Herstellung eines Konkurrenzproduktes in toto verhindert werden soll, zum ganzen Sambuc, in: GRUR 1997, S. 406f.; vgl. Kur, in: MarkenR 2000, S. 3.
(55) Vgl. Körner/Gründig-Schnelle, in: GRUR 1999, S. 536; Eichmann, in: FS-Vieregge 1995, S. 149: Eine Form ist allerdings immer dann durch die Art der Ware bedingt, wenn für das Erzeugnis als solches Formenschutz beantragt wird.
(56) Koschtial, in: GRUR Int. 2004, S. 108.
(57) Fezer, in: MarkenR, § 3, Rn. 228a.
(58) BGH, GRUR 2001, S. 334, 335 (Gabelstapler): "Die angemeldete Ware weist über die technisch bedingten Gestattungsmerkmale der Grundform eines Gabelstaplers hinaus eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen auf, die weder ausschließlich durch die Art der Ware selbst bedingt sind noch ausschließlich technisch oder wertbedingt sind. Zu nennen sind etwa der - ein abgerundetes Fünfeck darstellende - Fahrerkabinenrahmen, die durchweg abgerundeten Kantenlinien und das rundlich ausgeprägte Heck."; dazu Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8, Rn. 196; von Schultz, in: von Schultz, MarkenR, § 3, Rn. 14.
(59) Fezer, in: MarkenR, § 3, Rn. 228a: Die Süßigkeiten Gummibärchen sind ein bekanntes Beispiel einer schutzfähigen Formmarke. Schon Klaka, in: Ströbele/Klaka, MarkenG, § 3, Rn. 35; Ströbele, in: GRUR 1999, S. 1043; Fuchs-Wissemann, in: Ekey/Klippel, MarkenR, § 3, Rn. 8
(60) Koschtial, in: GRUR Int. 2004, S. 108f.; Fezer, in: FS-Piper 1996, S. 532; Kiethe/Groeschke, in: WRP 1998, S. 545. Für Eichmann, in: GRUR 1995, S. 187 kommt es für die Bejahung des § 3 II Nr. 1 MarkenG darauf an, "ob allein die Form einer Ware maßgeblich für die Kaufentscheidung ist."
(61) Vgl. Koschtial, in: GRUR Int. 2004, S. 109; vgl. Eichmann, in: FS-Vieregge 1995, S. 148, Fn. 166.
(62) EuGH, GRUR 2002, S. 804, 809 (Philips).
(63) EuGH, GRUR 2002, S. 804, 809, Rn. 80 (Philips).
(64) EuGH, GRUR 2002, S. 804, 809, Rn. 84 (Philips).
(65) Nach Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 3, Rn. 55.
(66) Nach Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 3, Rn. 55 wird man das so verstehen können, dass "es auf das Vorhandensein von Bauteilen, die nicht zwingend technisch bedingt sind, dann nicht ankommt, wenn sie ihrerseits ebenfalls nicht unterscheidungskräftig sind." Wenn mit dieser Auslegung gemeint sein sollte, dass es auf das Vorhandensein von Bauteilen, die nicht zwingend technisch bedingt sind, dann ankommen soll, wenn sie ihrerseits unterscheidungskräftig sind, dann würden willkürliche Ergänzungen der Form jenseits des technisch bedingten im Rahmen des § 3 II Nr. 2 MarkenG im Gegensatz zu § 3 I MarkenG (abstrakte Markenfähigkeit) wieder relevant. In diese Richtung wohl auch Koschtial, in: GRUR Int. 2004, S. 110: "Durch das Abstellen auf den technischen Charakter eines Zeichens besteht zudem die Gefahr, dass eine Form monopolisiert wird, zu der technisch keine Alternativen bestehen, die aber so viel Zusätzliches in ihrer Form enthält, dass ihre wesentlichen funktionalen Merkmale nicht nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind, und sie damit also eintragbar wäre, es jedoch trotzdem zu einer Behinderung des Marktes kommt." Ähnlich Eichmann, in: GRUR 1995, S. 186: "Wenn bei einer Grundform einige Merkmale mit Mitteln der Technik eine freizuhaltende Wirkung erzeugen und andere Merkmale hinzukommen, die nicht freihaltebedürftig sind, ist die Gesamtform nicht vom Markenschutz ausgeschlossen. Dasselbe gilt dann, wenn eine Form zwar technisch bedingt ist, aber - z.B. aufgrund einer farblichen Ausgestaltung - einen "Überschuß" aufweist, der die Ware mit mehr als einer nur rein technischen Funktion ausstattet." Ob der EuGH so verstanden wissen will, ist fraglich, denn nach der Feststellung des EuGH verfolgt die MarkenRiLi das "legitime Ziel (...), es dem Einzelnen nicht zu erlauben, die Eintragung einer Marke zu benutzen, um ausschließliche Rechte an technischen Lösungen zu erlangen oder fortbestehen zu lassen," vgl. EuGH, GRUR 2002, S. 804, 809, Rn. 82 (Philips). Der EuGH will also den möglichen Markenschutz gerade weiter einschränken, indem er nicht von Zeichen ausgeht, die "ausschließlich" aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sondern ausreichen lässt, dass die "wesentlichen" Merkmale einer Form einer technischen Funktion entsprechen. Dafür spricht auch, dass nahe liegt, dass das "nur" im 4. Leitsatz der Philips-Entscheidung nicht dem "ausschließlich" in Art. 3 I e) 2. Spiegelstrich MarkenRiLi (= § 3 II Nr. 2 MarkenG) entspricht. Im 4. Leitsatz heisst es: "Art. 3 lit. e 2. Spiegelstrich Richtlinie 89/104/EWG ist dahin auszulegen, dass ein Zeichen, dass ausschließlich aus der Form der Ware besteht, auf Grund dieser Vorschrift nicht eintragungsfähig ist, wenn nachgewiesen wird, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale dieser Form nur (Unterstreichung nicht im Original) der technischen Wirkung zuzuschreiben sind.", vgl. EuGH, GRUR 2002, S. 804, 809, Rn. 84 sowie 4. Leitsatz (Philips). Das "nur" bezieht sich also auf die "wesentlichen funktionellen Merkmale", a.A. Fezer, in: GRUR 2003, S. 468, der meint, nur an "purer Technizität" bestehe kein Formmarkenschutz: "Wenn ein Merkmal der Form einer Ware nur der technischen Wirkung zuzuschreiben ist (Ausschließlichkeit der Technizität der Form) (...). Ein Merkmal der Form einer Ware, das auch eine Designfunktion erfüllt, ist als dreidimensionales Zeichen selbst dann markenfähig, wenn das Merkmal der Form funktionell und diese Funktionalität wesentlich ist.", und wohl auch v. Schultz, in: v. Schultz, MarkenR, § 3, Rn. 17.
(67) EuGH, GRUR 2002, S. 804, 809, Rn. 84 sowie 4. Leitsatz (Philips).
(68) BGH, GRUR 1964, S. 621, 623 (Klemmbausteine I). Dazu ausführlich Götting, in: Schricker/Stauder, HdB d. AusstattungsR, S. 229, Rn. 23ff. Die frühere Rspr. zum Ausstattungsschutz lässt sich damit nicht auf § 3 II Nr. 2 MarkenG übertragen, im Einzelnen Hacker, in: Ströbele/Hacker/Kirschneck, MarkenG, § 3, Rn. 93ff., 96.
(69) EuGH, GRUR 2002, S. 804, 809, Rn. 82 (Philips); Ullmann, in: NJW-Sonderheft 100 Jahre Markenamt, S 83: "Hat die gewählte Form keinen funktionalen Bezug zur Technik, steht das Schutzhindernis nicht entgegen.", vgl. Berlit, in: MarkenR, S. 16, Rn. 13.
(70) Zum Ganzen Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 3, Rn. 55.
(71) Fezer, in: MarkenR, § 3, Rn. 230a; Fezer, in: GRUR 2003, S. 467 hält auch nach dem Philips-Urteil des EuGH an der Theorie von der Rechtserheblichkeit von Formalternativen fest: "Die technische Bedingtheit der Form sollte deshalb immer schon dann verneint werden, wenn ernsthafte Formalternativen für die technische Wirkung bestehen, die dem Wettbewerber zumutbar sind." Zum Ganzen Fezer, in: GRUR 2003, S. 467ff.
(72) Im Einzelnen Körner/Gründig-Schnelle, in: GRUR 1999, S. 537, vgl. Fezer, in: GRUR 2003, S. 468f.
(73) Körner/Gründig-Schnelle, in: GRUR 1999, S. 537; vgl. Koschtial, in: GRUR Int. 2004, S. 110; Eichmann, in: FS-Vieregge, S. 149f.; HABM, GRUR Int. 2007, S. 62, Rn. 59 (Legostein); a.A. Kiethe/Groeschke, in: WRP 1998, S. 545; vgl. Fezer, in: GRUR 2003, S. 468f.
(74) Hacker, in: Ströbele/Hacker/Kirschneck, MarkenG, § 3, Rn. 93; Fuchs-Wissemann, in: Ekey/Klippel, MarkenR, § 3 MarkenG, Rn. 9; Bender, in: Ekey/Klippel, MarkenR, Art. 7 GMV, Rn. 147; so schon Klaka, in: GRUR 1996, S. 617; Klaka, in: Ströbele/Klaka, MarkenG, § 3, Rn. 37; a.A. Fezer, in: MarkenR, § 3, Rn. 230f.
(75) HABM, GRUR Int. 2007, S. 58ff. (Legostein).
(76) HABM, GRUR Int. 2007, S. 60 (Legostein).
(77) Traffix Devices, Inc. gegen Marketing Displays, Inc., Case-No. 99-1571, argued Nov. 29, 2000, decided March 20, 2001. Allerdings benennt das HABM den Petitioner fälschlicherweise als "Traffic Devices, Inc.". In dem Fall klagt der Hersteller von "Windmaster"-Verkehrsschildern gegen den Hersteller von "Windbuster"-Verkehrsschildern. Der Supreme Court of the United States führt aus: "In general terms a product feature is functional,' and cannot serve as a trademark, 'if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article." (S. 24), "(...) a utility patent is strong evidence that the features therein claimed are functional." (S. 23, 29), sowie: "The rationale for the rule that the disclosure of a feature in a utility patent's claims constitutes strong evidence of functionality is well illustrated in this case." (S. 24, 31). In dem Fall ging es um eine bestimmte Riegeleinrichtung an nicht im Boden fest verankerten Verkehrsschildern. Da das Design dem Zweck diente, das Schild gegen den Wind zu sichern, wurde es als funktional angesehen, dazu Koschtial, in: GRUR Int. 2004, S. 111, Fn. 47; vgl. HABM, GRUR Int. 2007, S. 60 (Legostein).
(78) HABM, GRUR Int. 2007, S. 60f.; Rn. 41f. (Legostein).
(79) Brit. Patent Nr. 587 206, HABM, GRUR Int. 2007, S. 61, Rn. 44 (Legostein).
(80) HABM, GRUR Int. 2007, S. 61, Rn. 44 (Legostein).
(81) Dem HABM ist zuzustimmen, dass "der Legostein vollständig technisch bedingt ist", vgl. HABM, GRUR Int. 2007, S. 63, Rn. 63 (Legostein), allerdings ist nach der zugrunde zu legenden Rspr. des EuGH dafür unerheblich, das der Legostein "nichts Willkürliches oder Ausschmückendes" enthält, wie das HABM meint (aaO).
(82) HABM, GRUR Int. 2007, S. 62, Rn. 54 (Legostein).
(83) HABM, GRUR Int. 2007, S. 62f., Rn. 62 (Legostein); "Das relative Maß der Höhe der Noppen im Verhältnis zu den Seitenwänden des Bausteins beeinflusst die Verbindungskraft. Ist dieses Verhältnis zu klein, würden die Bausteine leichter auseinderfallen, so dass Spielzeugbauten aus diesen Bausteinen insgesamt weniger stabil wären. Umgekehrt bräuchte man relativ viel Kraft, um die Bausteine auseinander zu nehmen, wenn das Verhältnis zu groß, z.B. die Noppen halb so hoch wie die Seitenwände des Bausteins wären. Dies wäre deshalb von Nachteil, weil ein Kind möglicherweise im Spiel die Bausteine nicht mehr allein auseinander nehmen könnte.", vgl. HABM, GRUR Int. 2007, S. 62, Rn. 51 (Legostein).
(84) HABM, GRUR Int. 2007, S. 63, Rn. 62 (Legostein).
(85) HABM, GRUR Int. 2007, S. 61, Rn. 46 (Legostein).
(86) HABM, GRUR Int. 2007, S. 62, Rn. 56 (Legostein).
(87) EuGH, GRUR 2002, S. 804, 809, Rn. 84 sowie 4. Leitsatz (Philips); HABM, GRUR Int. 2007, S. 62, Rn. 58 (Legostein).
(88) HABM, GRUR Int. 2007, S. 62, Rn. 59 (Legostein).
(89) HABM, GRUR Int. 2007, S. 63, Rn. 64 (Legostein).
(90) I.E. wie hier Heyers, in: GRUR 2006, S. 24f.: "Die für diese (Lego-Originale, Anm. d. Verf.) charakteristischen Noppen sind jedoch aus technischen Gründen erforderlich."
(91) BPatG, 26 W (pat) 82/05 vom 02.05.2007 betreffend die Marke 395 03 037.4 S 56/03 Lö, siehe BeckRS 2007 08955. Das BPatG hat in seinem Beschluß aber die Rechtsbeschwerde zum BGH gemäß § 83 II Nr. 1 MarkenG zugelassen, weil die Frage der Markenfähigkeit gemäß § 3 II Nr. 2 MarkenG bei bestehen verschiedener Gestaltungsalternativen innerhalb derselben technischen Lösung bisher nicht höchstrichterlich geklärt sei. Der EuGH hat ja wie gezeigt entschieden, dass die Markenfähigkeit auch bei anderen technischen Alternativen ausgeschlossen sei - woraus die Kläger im Verfahren vor dem BPatG geschlossen haben, die Markenfähigkeit sei nicht ausgeschlossen, wenn verschiedene Alternativen innerhalb derselben technischen Lösung bestünden. Für eine derartige Differenzierung bietet das Philips-Urteil des EuGH jedoch m.E. keinen Anhalt. Zudem ist dem BPatG zuzustimmen, wenn es sagt, es sei im Einzelfall schwierig abzugrenzen, ob eine Ausführungsform sich innerhalb derselben technischen Lösung bewegt oder bereits einer anderen technischen Lösung zuzurechnen ist, BPatG, 26 W (pat) 82/05 vom 02.05.2007 betreffend die Marke 395 03 037.4 S 56/03 Lö, siehe BeckRS 2007 08955, S. 5f.
(92) Eichmann, in: FS-Vieregge 1995, S. 150f.; Eichmann, in: GRUR 1995, S. 186; Kiethe/Groeschke, in: WRP 1998, S. 545f.
(93) Körner/Gründig-Schnelle, in: GRUR 1999, S. 538.
(94) von Schultz, in: von Schultz, MarkenR, § 3, Rn. 20.
(95) HABM, GRUR Int. 2007, S. 63, Rn. 63 (Legostein).
(96) HABM, GRUR Int. 2007, S. 63, Rn. 63 (Legostein).
(97) Eichmann, in: FS-Vieregge 1995, S. 151; vgl. aber Koschtial, in: GRUR Int. 2004, S. 112, Fn. 54.
(98) HABM, GRUR Int. 2007, S. 63, Rn. 63 (Legostein).
(99) So richtig Eichmann, in: FS-Vieregge 1995, S. 146; Bender, in: MarkenR 1999, S. 123; schon Klaka, in: Ströbele/Klaka, MarkenG, § 3, Fn. 101: "Ein letztlich erst durch den EuGH zu klärender Fall betrifft den Lego-Grundstein."
(100) OLG Frankfurt am Main, GRUR 1999, S. 591, 592 (Kabelbinderkopf).
(101) Zum Ganzen Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8, Rn. 326. Die Verkehrsgeltung (kann sich auch auf einen räumlich oder lokal begrenzten Raum beschränken) wurde traditionell scharf von der Verkehrsdurchsetzung des § 8 III MarkenG (da sich der infolge Eintragung bestehende Schutz auf das gesamte Bundesgebiet bezieht, muss sich die Marke auch in ganz Deutschland durchgesetzt haben) unterschieden. Diese Unterscheidung beruhte auf der unterschiedlichen Funktion der beiden Rechtsinstitute, da die Verkehrsdurchsetzung das Bestehen von Eintragungshindernissen nach § 8 II Nrn. 1-3 MarkenG überwindet, die Verkehrsgeltung dagegen nur das Fehlen von Anmeldung und Eintragung. Dementsprechend wurde angenommen, dass für das Bestehen von Verkehrsgeltung ein niedrigerer Zuordnungsgrad als für die Verkehrsdurchsetzung erforderlich sei, wobei immer die Umstände des Einzelfalls ausschlaggebend seien. Im Hinblick auf Art. 3 III MarkenRiLi und die Auslegung deren durch den EuGH in derChiemsee-Entscheidung (GRUR 1999, S. 723ff.), ist aber zweifelhaft, ob diese Unterscheidung noch aufrechtzuerhalten ist. Der EuGH stellt nämlich nur darauf ab, ob die Marke die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware im Hinblick auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu kennzeichnen und die Waren somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Das ist aber der gleiche Ausgangspunkt wie bei der Verkehrsgeltung. Ebenso wie bei der Verkehrsdurchsetzung ist daher eine Berücksichtigung aller tatsächlichen Gesichtspunkte erforderlich, vgl. zum Ganzen Ingerl/Rohnke, MarkengG, § 4, Rn. 11f.; Fezer, in: WRP 2000, S. 6.
(102) Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8, Rn. 326.
(103) EuGH, GRUR 2002, S. 804, 808, Rn. 65 (Philips): "War ein Marktteilnehmer einziger Lieferant bestimmter Waren auf dem Markt, so kann die ausgedehnte Benutzung eines Zeichens, das aus der Form dieser Waren besteht, ausreichen, um das Zeichen unterscheidungskräftig i.S. von Art. 3 III Richtlinie 89/104/EWG zu machen, wenn infolge dieser Benutzung ein wesentlicher Teil der betroffenen Verkehrskreise die Form mit diesem Marktteilnehmer und mit keinem anderen in Verbindung bringt oder annimmt, dass Waren mit dieser Form von diesem Marktteilnehmer stammen."; dazu Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8, Rn. 326; Heyers, in: GRUR 2006, S. 27.
(104) Dies stellt der EuGH auch ausdrücklich klar: "Marken, die aus den in Art. 3 I lit. b bis d Richtlinie 89/104/EWG aufgeführten Gründen von er Eintragung ausgeschlossen werden können, können nach Abs. 3 dieser Vorschrift durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft erwerben. Dagegen kann ein Zeichen, dass gem. Art. 3 I lit. e Richtlinie 89/104/EWG von der Eintragung ausgeschlossen ist, nie durch seine Benutzung Unterscheidungskraft erlangen.", EuGH, GRUR 2002, S. 804, 809, Rn. 75 (Philips) sowie: "Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass eine Form, die nach Art. 3 I lit. e Richtlinie 89/104/EWG, (...), von der Eintragung ausgeschlossen ist, in keinem Fall gem. Abs. 3 dieser Vorschrift eingetragen werden kann.", EuGH, GRUR 2002, S. 804, 808, Rn. 57 (Philips).
(105) So richtig HABM, GRUR Int. 2007, S. 58, 60, Rn. 33 (Legostein).
(106) So aber Heyers, in: GRUR 2006, S. 27; wie hier Hacker, in: Ströbele/Hacker/Kirschneck, in: MarkenG, § 3, Rn. 70.
(107) BGH, GRUR 2005, S. 349, 350 (Klemmbausteine III).
(108) Ganz h.M., vgl. nur Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 3, Rn. 42; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 4, Rn. 14.
(109) Vgl. OLG Frankfurt am Main, GRUR 1999, S. 591, 592 (Kabelbinderkopf), BGHZ 30, 357, 371 (Nährbier); problematisch Schrader, in: WRP 2005, S. 563.
(110) Dies bejahend etwa Eichmann, in: GRUR 1995, S. 188; sehr deutlich Bauer, in: GRUR 1996, S. 321: "Soweit ein Freihaltebedürfnis in Erwägung zu ziehen ist, muß dies unter sachgerechter Würdigung der Einschränkungen des § 3 Abs. 2 Markeng für jeden Einzelfall geprüft werden. Die Bedingungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG sind dafür untauglich, richten sie sich doch allein auf die Bezeichnung der Ware oder ihre Merkmale."
(111) Dafür sind Rohnke, in: FS-Erdmann 2002, S. 460; Körner/Gründig-Schnelle, in: GRUR 1999, S. 539; Kiethe/Groeschke, in: WRP 1998, S. 546f.
(112) BGH, GRUR 2001, S. 337.
(113) Weitergehend Fezer, in: FS-Piper 1996, S. 528: Die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG setzt nur die Markenfähigkeit der Warenform nach § 3 I MarkenG voraus.
(114) EuGH, GRUR 2003, S. 514, 518f. (Linde, Winward, Rado).
(115) EuGH, GRUR 2003, S. 514, 518f. (Linde, Winward, Rado).
(116) Körner/Gründig-Schnelle, in: GRUR 1999, S. 539.
(117) Vgl. Mountstephens, in: GRUR Int. 2000, S. 694ff.
(118) Zum Ganzen Grabrucker/Fink, in: GRUR 2005, S. 289ff.; Grabrucker/Fink, in: GRUR 2007, S. 267ff.
(119) Dazu Grabrucker/Fink, in: GRUR 2005, S. 290f.
(120) Dazu Grabrucker/Fink, in: GRUR 2007, S. 268.
(121) Grabrucker/Fink, in: GRUR 2007, S. 268.
(122) Umstritten ist, ob die vom EuGH für die konkrete Unterscheidungskraft verlangte konkrete Eignung als Herkunftshinweis zu dienen, bereits erfüllt ist, wenn eine Gestaltung grundsätzlich das Potential dazu besitzt, eine solche Botschaft zu vermitteln, oder ob sich dieses Potential bereits konkretisiert haben muss. Die Aussagen des EuGH sprechen eher für die engere Lösung. Dies würde allerdings die Bejahung der Schutz- und Eintragungsfähigkeit nicht bereits im Verkehr benutzter Formmarken nur in wenigen Fällen gestatten. Diese Konsequenz wird von Teilen der Lehre als unvereinbar mit dem gesetzgeberischen Gebot betrachtet, Formmarken grundsätzlich zur Eintragung zuzulassen, zum Ganzen Kur, in: GRUR Int. 2004, S. 759. Dezidiert dafür, das "Formmarkenbewusstsein" (Kur, aaO) der Verbraucher zu stärken Ullmann, in: NJW-Sonderheft 100 Jahre Markenverband, S. 83f.: "Der Verkehr ist durch die Zubilligung des Schutzes der dreidimensionalen Marke daran zu gewöhnen, dass es nunmehr (auch) diese herkunftshinweisende Markenform gibt."; Kur, in: MarkenR 2000, S. 5: "(...) bedarf es regelmäßig eines gewissen Lernprozesses."
(123) Ullmann, in: NJW-Sonderheft 100 Jahre Markenverband, S. 83.
(124) Zu weitgehend aber Kiethe/Groeschke, in: WRP 1998, S. 541, 542, 547: "(...) in der richtlinienkonform gebotenenen engen Auslegung der Schutzversagungstatbestände von § 3 Abs. 2 sowie von § 8 Abs. 2 MarkenG eine grundsätzliche Schutzversagung des Designschutzes dreidimensionaler Marken nach dem Markengesetz den Ausnahmefall darstellt, so dass die sachgerechte Bestimmung des Umfangs und der Reichweite des Designschutzes dreidimensionaler Marken auf der Grundlage der Tatbestände zur Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz erfolgen kann, (...)."
(125) EuGH, GRUR 2003, S. 514, 516, 517, Ziff. 46. (Linde, Winward, Rado), wobei der EuGH darauf hinweist, dass es angesichts der Besonderheiten der Verbraucherwahrnehmung bei dreidimensionalen Gestaltungen schwieriger sein könnte, die für die Eintragung notwendige konkrete Unterscheidungskraft (Art. 3 I b) MarkenRiLi = § 8 II Nr. 1 MarkenG) zu bejahen, EuGH, GRUR 2003, S. 514, 517, Ziff. 48, 40, 41; dazu Kur, in: GRUR Int. 2004, S. 759.
(126) Davon war aber auch der BGH schon ausgegangen, vgl. BGH, GRUR 2001, 334, 336, cc) (Gabelstapler); auch EuGH, GRUR 2003, S. 516; vgl. Fuchs-Wissemann, in: MarkenR 1999, S. 183ff.
(127) Körner/Gründig-Schnelle, in: GRUR 1999, S. 541; in diesem Sinne für die Behinderungsabsicht Helm, in: GRUR 1996. S. 598; vgl. Eichmann, in: GRUR 1995, S.191.
(128) Fezer, in: MarkenR, § 3, Rn. 234; Kiethe/Groeschke, in: WRP 1998, S. 543.
(129) Eichmann, in: Eichmann/von Falckenstein, in: GeschmMG, § 3, Rn. 4; Eichmann, in: MarkenR 2003, S. 17.
(130) Vgl. Eichmann, in: MarkenR 2003, S. 18, Fn. 133.
(131) Eichmann, in: MarkenR 2003, S. 18, Fn. 134; a.A. Kur, in: GRUR 2002, S. 664. "Die Situation im Markenrecht ist mit derjenigen im Geschmacksmusterrecht schon deswegen nicht gleichzusetzen, weil das Markenrecht im Gegensatz zum zeitlich begrenzten Geschmacksmuster einen potentiell ewig währenden Schutz gewährt."
(132) Eichmann, in: MarkenR 2003, S. 17f.; Eichmann, in: Eichmann/von Falckenstein, in: GeschmMG, § 3, Rn. 6; a.A. Kur, in: GRUR 2002, S. 664 unter Bezugnahme auf die Schlussanträge des Generalanwalts im Philips-Verfahren.
(133) Eichmann, in: MarkenR 2003, S. 18, Fn. 135.
(134) Eichmann, in: MarkenR 2003, S. 18; Eichmann, in: Eichmann/von Falckenstein, in: GeschmMG, § 3, Rn. 6.
(135) Eichmann, in: Eichmann/von Falckenstein, in: GeschmMG, § 3, Rnn. 10f.
(136) Eichmann, in: Eichmann/von Falckenstein, in: GeschmMG, § 3, Rn. 13; Kur, in: GRUR 2002, S. 664.
(137) Kur, in: GRUR 2002, S. 664; Beier, in: GRUR Int. 1994, S. 716ff. zum Verordnungsvorschlag.
(138) Kur, in: GRUR 2002, S. 664.
(139) Kur, in: GRUR 2002, S. 664, Fn. 37; Kur, in: MarkenR 2000, S. 4.
(140) Vgl. Körner/Gründig-Schnelle, in: GRUR 1999, S. 541.
(141) Vgl. Art. 63 I, III, V GMVO.
* Dr. Lars Jaeschke (2) ist Rechtsanwalt in Frankfurt a.M.
[ online seit: 12.11.2007 ]
Zitiervorschlag: Autor, Titel, JurPC Web-Dok., Abs.

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