JurPC Web-Dok. 178/2007 - DOI 10.7328/jurpcb/20072211178

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
Urteil vom 07.12.2006

3 U 34/06

"Surf@home"

JurPC Web-Dok. 178/2007, Abs. 1 - 53


MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5

Leitsätze

  1. Im Branchenbereich der der Telekommunikation, ist aufgrund der üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten davon auszugehen, dass der Verkehr daran gewöhnt ist, den Herkunftshinweis ganz maßgeblich in der Herstellerangabe zu sehen.
  2. Zur Verwechslungsgefahr zwischen den Marken "O2 Surf@home" und "T-Com Surf@home".

I.

Die Antragstellerin nimmt die Antragsgegnerin aus Marken- und Wettbewerbsrecht auf Unterlassung in Anspruch. JurPC Web-Dok.
178/2007,  Abs. 1
Die Parteien sind Wettbewerber im Bereich von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internetzugang und im Bereich der Mobiltelefonie (Anlage EVK 5). Abs. 2
Die Antragstellerin, die O2 (Germany) GmbH & Co. oHG, bezeichnet nahezu alle ihre Produkte mit dem vorangestellten Bestandteil "O2", z.B. "O2 Genion", "O2Active" oder "O2 Loop" (Anlagen AG 2 und AG 3). Die Antragsgegnerin, die Deutsche Telekom AG, bezeichnet ihre Dienstleistungen regelmäßig mit einem vorangestellten "T", dem ein mit einem Bindestrich verbundener weiterer -oft aus dem Englischen entlehnter- Begriff folgt, wie z.B. "T-Com", "T-Mobile", "T-DSL" oder "T-Systems" (Anlage EVK 5). Abs. 3
Die Antragstellerin ist Inhaberin der deutschen Wort-/Bildmarke "O2Surf@home", Nr. 30472342, welche mit Priorität vom 21. Dezember 2004 für ein umfangreiches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in den Klassen 09, 16, 35, 36, 38, 41 und 42 geschützt ist. Die Marke ist wie folgt gestaltet: Abs. 4
vgl. Anlage EVK 1). Abs. 5
Darüber hinaus hat die Antragstellerin am 18. März 2004 die deutsche Wort-/Bildmarke "Surf@home", Nr. 30415838, angemeldet, welche für Waren- und Dienstleistungen der Klassen 09, 38 und 42 geschützt werden soll. Eine Eintragung dieser Marke ist bisher nicht erfolgt. Vielmehr hat das DPMA eine Eintragung der Marke mit Beschluss vom 28. April 2004 wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen (Anlagen AG 1, AG 15 und AG 16). Über die hiergegen erhobene Beschwerde hat das BPatG noch nicht entschieden (Anlage AG 20). Abs. 6
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der deutschen Wort-/Bildmarke "T-Com Surf@home", Nr. 30522627, welche mit Priorität vom 19. April 2005 für ein umfangreiches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in den Klassen 09, 16, 35, 36, 38 und 42 geschützt ist. Die Marke ist wie folgt gestaltet: Abs. 7
(vgl. Anlage EVK 6). Abs. 8
Seit Anfang Oktober 2005 bewarb die Antragstellerin ihr bereits zur CeBIT im März 2005 vorgestelltes Produkt "Surf@home", bei dem der Kunde in Verbindung mit dem Surf@home-UMTS-Router ohne Festnetzanschluss Internetdienstleistungen (zu Hause bzw. an einer festen Nutzungsadresse) in Anspruch nehmen kann (Anlagen EVK 2 bis EVK 4 und Anlage AG 2). Abs. 9
Nachdem die Antragstellerin von der Markenregistrierung zugunsten der Antragsgegnerin erfahren hatte, hat sie die vorliegende einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg vom 26. Oktober 2005, Az. 315 O 774/05, erwirkt, mit welcher der Antragsgegnerin bei Vermeidung der gesetzlichen Ordnungsmittel verboten wurde, Abs. 10
im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Zeichen
T-Com Surf@home
elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten in elektronischer Form; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger, nämlich magnetische, elektrische und optische Datenträger zur Aufzeichnung, Wiedergabe, Übertragung und Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel), anzubieten, in den verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, unter dem Zeichen die genannten Waren einzuführen oder auszuführen,

und/oder

unter dem Zeichen die Dienstleistungen Werbung und Geschäftsführung, Systematisierung und Zusammenstellung von Daten und Informationen in Computerdatenbanken, Finanzwesen, Immobilienwesen, Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Übertragung von Informationen auf dem Gebiet der Kultur, des Sports, der Wirtschaft, der Bildung und Erziehung sowie der Entspannung und Unterhaltung auf elektronischem Weg; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten und Computern; technische Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation anzubieten oder zu erbringen.
Auf den Widerspruch der Antragsgegnerin hob das Landgericht seine einstweilige Verfügung unter Zurückweisung des auf ihren Erlass gerichteten Antrags mit Urteil vom 2. Februar 2006, Az. 315 O 774/05, auf. Abs. 16
Gegen das landgerichtliche Urteil hat die Antragstellerin frist- und formgerecht Berufung eingelegt und diese auch frist- und formgerecht begründet. Abs. 17
Zur Begründung ihrer Berufung wiederholt und vertieft die Antragstellerin ihr erstinstanzlichen Vorbringen. Abs. 18
Danach sei die Registrierung der Marke "T-Com Surf@home" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG eine Verletzung der zu ihren Gunsten registrierten Marke "O2Surf@home". Insoweit bestehe Verwechslungsgefahr. Dem Markenbestandteil "Surf@home" komme normale Kennzeichnungskraft zu (Anlagenkonvolute EVK 7, EVK 9 und EVK 10 sowie Anlage EVK 8). Dies gelte insbesondere für diejenigen in dem Unterlassunsantrag aufgeführten Waren und Dienstleistungen, die nicht dem Bereich der Telekommunikations- bzw. Internetdienstleistungen zugeordnet werden könnten. Insoweit könne auch nicht auf etwaige Bezeichnungsgewohnheiten der Parteien verwiesen werden. Die Unternehmenshinweise "O2" bzw. "T-Com" träten zurück, so dass die gegenüberstehenden Marken jeweils durch den Bestandteil "Surf@home" geprägt würden. Abs. 19
Darüber hinaus liege darin unter dem Aspekt des unerlaubten Anhängens und der Rufausbeutung auch ein Verstoß gegen § 3 UWG sowie ein Verstoß gegen § 5 UWG im Hinblick auf eine Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise vor. Die angesprochenen Verkehrkreise kämen nämlich aufgrund der übereinstimmenden Markenbestandteile zu der falschen Annahme, dass die Antragsgegnerin in lizenzvertraglichen Beziehungen zur Antragstellerin stehe. Abs. 20
Die Antragstellerin beantragt, Abs. 21
das Urteil der Zivilkammer 15 des Landgerichts Hamburg vom 2. Februar 2006 abzuändern und der Antragsgegnerin bei Meidung eines für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, an dessen Stelle im Falle der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, Ordnungshaft zu vollziehen an den Vorständen der Antragsgegnerin, zu verbieten,
im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Zeichen
T-Com Surf@home
elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten in elektronischer Form; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger, nämlich magnetische, elektrische und optische Datenträger zur Aufzeichnung, Wiedergabe, Übertragung und Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel), anzubieten, in den verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, unter dem Zeichen die genannten Waren einzuführen oder auszuführen,
und/oder
unter dem Zeichen die Dienstleistungen Werbung und Geschäftsführung, Systematisierung und Zusammenstellung von Daten und Informationen in Computerdatenbanken, Finanzwesen, Immobilienwesen, Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Übertragung von Informationen auf dem Gebiet der Kultur, des Sports, der Wirtschaft, der Bildung und Erziehung sowie der Entspannung und Unterhaltung auf elektronischem Weg; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten und Computern; technische Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation anzubieten oder zu erbringen.
Die Antragsgegnerin beantragt,Abs. 22
die Berufung zurückzuweisen.
Die Antragsgegnerin verteidigt das erstinstanzliche Urteil und tritt der Berufung der Antragstellerin unter Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages entgegen. Abs. 23
Sie ist der Ansicht, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Der Bestandteil "Surf@home" der Marken der Parteien sei für die jeweils geschützten Waren und Dienstleistungen rein beschreibend und auch freihaltebedürftig (Anlagen AG 6, AG 7, AG 9 bis AG 13). Er werde im Internet u.a. als generischer Begriff verwendet (Anlagen AG 5 und AG 17). Die Kombination mit dem Bestandteil "@home" werde umfassend genutzt (Anlagenkonvolut AG 18 und Anlage AG 19) und sei daher freihaltebedürftig. Unterscheidungskraft gewönnen die zugunsten der Parteien registrierten Marken daher nur aus den hinzugesetzten Unternehmenshinweisen "O2" bzw. "T-Com". Allein diese Bestandteile prägten somit den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken. Es sei zumindest davon auszugehen, dass die beiden Marken durch die Unternehmenshinweise jeweils mitgeprägt würden. Abs. 24
Die wettbewerbsrechtlichen Regelungen seien nicht anwendbar, denn im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markenrechts sei für eine gleichzeitige Anwendung des UWG grundsätzlich kein Raum. Abs. 25
Hinsichtlich der weiteren tatsächlichen Feststellungen wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf den Tatbestand der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen. Bezüglich des weiteren Vorbringens der Parteien in der Berufungsinstanz wird auf die von den Parteien zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der Berufungsverhandlung vom 9. November 2006 Bezug genommen. Abs. 26

II.

Die Berufung der Antragstellerin ist zulässig, aber unbegründet. Abs. 27

1.
Der Antragstellerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der Wort-/Bildmarke "T-Com Surf@home", Nr. 30522627, nicht auf Grund ihrer prioritätsälteren Marke "O2 Surf@home", Nr. 30472342, gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu. Abs. 28
Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, GRUR 2004, 600 - d-c-fix/CD-FIX; BGH GRUR 2004, 594 - Ferrari-Pferd). Abs. 29

a)
Die Klagemarke "O2 Surf@home" ist nicht rein beschreibend und auch nicht freihaltebedürftig. Sie verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Abs. 30
Der Bestandteil "Surf@home", welcher wörtlich mit "surf zuhause" zu übersetzen ist, und von den angesprochenen Verkehrskreisen auch in dieser Weise verstanden wird, erschöpft sich nicht in einer rein beschreibenden Angabe hinsichtlich der im Verzeichnis der Klagemarke aufgeführten Waren- und Dienstleistungen (Anlage EVK 1). Da sich die Marke noch in der Benutzungsschonfrist befindet, ist auf die Registerlage, nicht jedoch auf die tatsächliche Benutzung der Marke durch die Antragstellerin (für einen heimischen Internetzugang ohne Festnetzanschluss) abzustellen. Abs. 31
Die Marke "O2 Surf@home" ist für Waren- und Dienstleistungen der Klasse 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder Daten; Datenträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; EDV- und Telekommunikationssoftware; Telekommunikationsgeräte, insbesondere für den Festnetz- und Mobilfunkbereich, ausgenommen Arbeitsstationen, Server, Computer, Laptops und andere Computerhardwarevorrichtungen, mit Ausnahme von mobiler Hardware, wie PDA's, Mobiltelefone oder andere mobile Handsets oder mobile Vorrichtungen, die in Zusammenhang mit mobilen Telekommunikationsnetzen benutzt oder hierauf vorwiegend gestützt sind, einschließlich entsprechenden Zubehörs, wie jeweils zur Verfügung gestellt), der Klasse 16 (Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, Computerhandbücher; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke), der Klasse 35 (Werbung; Werbung und Marketing für Dritte, insbesondere in digitalen Netzen (Webvertising); Markt- und/oder Meinungsforschung, auch im Internet; Aufführungen von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet; Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung; Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere und/oder Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere auch in digitalen Netzen, wie z.B. im Internet; Geschäftsführung; Personalmanagementberatung; Vermietung von Verkaufsautomaten), der Klasse 36(Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Zurverfügungstellung von elektronischen Abbuchungssystemen, nämlich Vermittlung des Zahlungsverkehrs und/oder Versenden von Telekommunikationsrechnungen mittels elektronischer Datenübertragung; Abwickeln von Geldgeschäften, Abrechnungen oder Abbuchungen, auch in elektronischer Form; Immobilienwesen), der Klasse 38 (Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Onlinediensten, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; telefonische Auskunftsdienste, insbesondere direkte Herstellung der Gesprächsverbindung zum gesuchten Anschluss, das Mitteilen von Telefonnummern, Anschriften, Faxnummern), der Klasse 41 (Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen, auch online; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops) und der Klasse 42 (Dienstleistungen eines Ingenieurs; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Programmierers; Erstellen von technischen Gutachten; Recherchen (technische und rechtliche) in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und Computern; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten; Verwertung gewerblicher Schutzrechte; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers, Informationsmaklers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Datenbanken, insbesondere im Internet; Dienstleistungen einer Datenbank; Wettervorhersage; Schlichtungsdienstleistungen; Forschungen auf dem Gebiet der Telekommunikationstechnik) geschützt (vgl. Anlage EVK 1). Abs. 32
Der Bestandteil "Surf@home" hat im Hinblick auf eine Vielzahl der im Markenregister aufgeführten Waren- und Dienstleistungen, z.B. Schiffahrtsapparte, Papier, Unternehmensberatung, Versicherungswesen, telefonische Auskunftsdienste, Erziehung, Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und Wettervorhersagen keinen beschreibenden Gehalt. Insoweit ist -auch in Kombination mit dem weiteren Markenbestandteil "O2"- von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen. Abs. 33
Soweit die registrierten Waren- und Dienstleistungen für eine heimische Nutzung des Internets verwendet werden können, hat der Markenbestandteil "Surf@home" zwar einen beschreibenden Anklang, dies macht den Bestandteil jedoch nicht zu einer rein beschreibenden Angabe hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen. Insoweit ist mithin von hinreichender Unterscheidungskraft auszugehen. Bei Berücksichtigung des weiteren Bestandteils der Marke , nämlich "O2", welcher zu einen am Anfang der Marke steht, zum anderen den im Bereich der Telekommunikation maßgeblichen Herkunftshinweis darstellt (siehe nachfolgend unter II. 1. c), ist ebenfalls von zumindest durchschnittlicher Kennzeichnungskarft auszugehen. Abs. 34
Mithin ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke "O2 Surf@home"auszugehen. Abs. 35

b)
Zwischen den Waren und Dienstleistungen, für die die Kollisionsmarke Schutz beansprucht (Anlage EVK 6), und den Waren und Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen ist (Anlage EVK 1), besteht überwiegend Identität, im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit. Abs. 36

c)
Zwischen den Marken der Parteien besteht jedoch nur schwache Zeichenähnlichkeit. Abs. 37
Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; BGH GRUR 2004, 240 NBSPNBSPMIDAS/ medAS). Das schließt es aber nicht aus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen ist, und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen anzunehmen sein kann. Dies setzt voraus, dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Abs. 38
Ein Zeichen, die als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, ist auch dann zu berücksichtigen, wenn es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke zwar nicht dominiert oder prägt, es jedoch eine selbständig kennzeichende Stellung innerhalb der Gesamtbezeichnung behält (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006,859, 860 f. -Malteserkreuz). Abs. 39
Entgegen der Annahme der Antragstellerin kann der Bestandteil "O2" bzw. "T-Com" bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marken der Parteien nicht deshalb vernachlässigt werden, weil es sich bei den vorgenannten Bestandteilen erkennbar um den Anbieterhinweis handelt. Allerdings kommt dem Bestandteil eines Zeichens, der für den Verkehr erkennbar nicht das Produkt, sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, in der Regel keine prägende Bedeutung zu. Denn der Verkehr wird bei zusammengesetzten Zeichen, insbesondere bei der Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen eine dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung gehört, die eigentliche Produktkennzeichnung in der Regel nicht in der Unternehmenskennzeichnung, sondern in den anderen Bestandteilen erblicken (BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; BGH GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten). Abs. 40
In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist jedoch anerkannt, dass einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil nicht stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke abzusprechen ist. Vielmehr kommt es letztlich auf die Beurteilung des Einzelfalls an, insbesondere darauf, ob die Herstellerangabe aus Sicht des Verkehrs in den Hintergrund tritt oder nicht (BGH GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Insoweit sind die besonderen Gegebenheiten der Zeichengestaltung und der üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Waren- und Dienstleistungssektor von Bedeutung. Abs. 41
Für den Tätigkeitsbereich der Parteien des hiesigen Rechtsstreits, d.h. das Gebiet der Telekommunikation, ist aufgrund der üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten davon auszugehen, dass der Verkehr daran gewöhnt ist, den Herkunftshinweis ganz maßgeblich in der Herstellerangabe zu sehen. Für die angesprochenen Verkehrskreise ist es angesichts der Vielzahl der unterschiedlichen Anbieter und der unterschiedlichen Tarifstrukturen sowie der vielfältigen häufig sehr ähnlichen Geräte, die meist verbilligt im Paket mit den Telekommunikations- und Internetdienstleistungen angeboten werden, schon wegen der von Anbieter zu Anbieter unterschiedlichen Grundgebühren, Preise, Boni und Zugangsmöglichkeiten praktisch unabdingbar, sich neben der Produktkennzeichnung auch an der Herstellerkennzeichnung zu orientieren (BPatG GRUR 2003, 70, 73 f. - T-INNOVA/Innova). Die nahezu durchgehende Verwendung der Anbieterhinweise in den Produktnamen entspricht auch den Bezeichnungsgewohnheiten der Parteien des vorliegenden Rechtsstreits (vgl. Anlagen AG 2 bis AG 4 sowie Anlage EVK 5). Abs. 42
Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarke und der Kollisionsmarke der Antragsgegnerin kommt daher der Herstellerangabe, d.h. "O2" bzw. "T-Com", maßgeblich prägende Kraft zu. Bei Berücksichtigung der Bezeichnungsgewohnheiten im Bereich der Telekommunikation ist deshalb weiter davon auszugehen, dass -im Rahmen des Gesamtzeichens- gerade diese Herstellerangabe, nicht jedoch der Bestandteil "Surf@home" den angesprochenen Verkehrskreisen Anlass zu einer Vermutung hinsichtlich des Herstellers gibt. Damit kommt ihm -im Rahmen des Gesamtzeichens- auch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Abs. 43
Mithin stehen sich die Marken "O2 Surf@home" und "T-Com Surf@home" gegenüber, wobei beide Marken maßgeblich von dem jeweiligen Anbieterhinweis geprägt werden. Der Gesamteindruck der Marken der Parteien wird somit im Wesentlichen durch die in ihnen enthaltenen Herstellerangaben bestimmt. Der Verkehr wird in diesem Anbieterhinweis entsprechend der Funktion der Marke den Hinweis auf die Ursprungsidentität der unter dieser Bezeichnung angebotenen Waren und Dienstleistungen sehen, die ihm die Gewähr bietet, dass alle Waren und Dienstleistungen, die derart gekennzeichnet sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für die Qualität verantwortlich gemacht werden kann (EuGH GRUR 2003, 55 - Arsenal). Da diese prägenden Anbieterhinweise gänzlich unterschiedlich sind, kann auch bei Berücksichtigung des weiteren übereinstimmenden Markenbestandteils "Surf@home" allenfalls von einer schwachen Zeichenähnlichkeit der Marken der Parteien ausgegangen werden. Abs. 44

d)
Aufgrund der lediglich schwachen Ähnlichkeit der verwendeten Bezeichnungen, ist trotz überwiegender Identität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit der registrierten Waren- und Dienstleistungen sowie der insgesamt durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht von einer Verwechslungsgefahr auszugehen. Abs. 45
Die angesprochenen Verkehrsteilnehmer erkennen, dass die unter den streitgegenständlichen Marken angebotenen Waren und Dienstleistungen von unterschiedlichen Anbietern stammen. Anhaltspunkte dafür, dass sie aufgrund der Verwendung des übereinstimmenden Markenbestandteils "Surf@home" zu der Annahme gelangen würden, die Parteien seien geschäftlich verbunden, sind nicht dargelegt worden. Sie sind auch sonst nicht ersichtlich. Abs. 46
Mithin fehlt es an einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist somit unbegründet. Abs. 47
Dem steht auch die von der Antragstellerin angeführte "Thomson Life"-Entscheidung des EuGH (GRUR 2005, 1042 ff. - THOMSON LIFE) nicht entgegen. Aus dieser Entscheidung lässt sich keinesfalls ein Rechtssatz des Inhalts herleiten, dass es für die Feststellung von Verwechslungsgefahr ausreiche, wenn die ältere Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behalte, sondern nur der, dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 31, 37 - THOMSON LIFE). Entsprechend Erwägungsgrund Rdn. 36 der Entscheidung genügt es für die Feststellung von Verwechslungsgefahr, wenn die ältere Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behält, aufgrund derer der Inhaber dieser Marke mit den Waren und Dienstleistungen in Verbindung gebracht wird, die von dem zusammengesetzten Zeichen erfasst werden. Abs. 48
Diese Voraussetzungen sind hier aber nicht gegeben: Zum einen verfügt die Antragstellerin für den Bestandteil "Surf@home" nicht über eine eingetragene Marke, so dass - anders als im Fall "THOMSON LIFE"- schon keine Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten (hier: der Antragsgegnerin) und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke (hier: der Antragstellerin) vorliegt. Zum anderen kommt diesem Bestandteil in dem zusammengesetzten Zeichen "O2 Surf@home" keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Der Zeichenbestandteil "Surf@home" hat in der streitigen Kombination zwar eine selbständige Stellung, weil der andere Bestandteil "T-Com" für den Verkehr erkennbar der Name des Anbieters ist. Dadurch wird "Surf@home" in der Kombination aber noch nicht zu einem Kennzeichnungsmittel, denn im Hinblick auf die Herkunft des Angebots wird sich der Verkehr -wie vorstehend ausgeführt- an der in der Gesamtbezeichnung enthaltenen Herstellerangabe orientieren. Abs. 49

2.
Der Unterlassungsanspruch ergibt sich auch nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Insoweit ist schon nicht hinreichend dargelegt worden, dass die Marke der Antragstellerin, O2 Surf@home, zum Kollisionszeitpunkt, d.h. am 19. April 2005, bereits bekannt gewesen wäre. Abs. 50

3.
Der Unterlassungsanspruch ergibt sich auch nicht im Hinblick auf eine etwaige Rufausbeutung aus § 3 UWG, denn die insoweit maßgeblichen Umstände sind abschließend im MarkenG geregelt (BGH GRUR 1999, 161, 162 - MacDog). Seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 ergibt sich der Schutz der bekannten Marken in erster Linie aus § 9 Abs. 1 Nr. 3 und § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Der Schutz der bekannten Marke im Markengesetz stellt sich als eine umfassende spezialgesetzliche Regelung dar, mit der der zuvor in der Rechtsprechung entwickelte Schutz fixiert und ausgebaut werden sollte (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs BT-Drucks. 12 / 6581, 72 = Sonderheft Bl. f. PMZ, 66). Diese Regelung ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läßt in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des UWG keinen Raum. Abs. 51

4.
Der Unterlassungsanspruch ergibt sich auch nicht im Hinblick auf eine etwaige Irreführung über die wirtschaftlichen Verbindungen der Parteien aus § 5 UWG, denn auch insoweit sind die maßgeblichen Umstände abschließend im MarkenG geregelt (BGH GRUR 1999, 161, 162 - MacDog). Abs. 52

5.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.
JurPC Web-Dok.
178/2007,  Abs. 53
[ online seit: 12.11.2007 ]
Zitiervorschlag: Gericht, Datum, Aktenzeichen, JurPC Web-Dok., Abs.

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